In una recente decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO, è stato nuovamente affrontato il tema della notorietà del marchio. In particolare, a seguito di un’opposizione presentata dalla DC Comics, proprietaria del marchio figurativo “Superman”, la divisione ha dovuto stabilire se detto marchio poteva dirsi notorio e dunque tutelabile ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/1001). È interessante notare che la divisione ha riconosciuto la notorietà del marchio all’interno dell’Unione anche se la DC Comics, con le prove presentate, ha dimostrato la sussistenza del carattere notorio soltanto per una delle classi rispetto alle quali il marchio era stato registrato (la classe 16).
Nello specifico, la DC Comics aveva presentato opposizione nei confronti di Magic Box, società che nell’aprile 2018 aveva depositato domanda di registrazione per il marchio figurativo “Superzings” per i prodotti ricompresi nella classe 28 (decorazioni per alberi di Natale, giochi, giochi da tavolo, apparecchi per videogiochi, giocattoli, ecc.), sostenendo che il precedente marchio figurativo “Superman” godesse di notorietà nel territorio dell’Unione e che, pertanto, la domanda di registrazione di Magic Box dovesse essere rigettata sulla base dell’art. 8, paragrafo 5 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea. Ai sensi di detto articolo, infatti, nel caso in cui il marchio anteriore sia notorio, la registrazione di un marchio successivo è esclusa se quest’ultimo (i) è identico o simile a quello anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore e (ii) l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Sul punto, il Tribunale dell’Unione Europea ha specificato che i requisiti menzionati (i.e. marchio notorio, identità o similitudine e indebito vantaggio o pregiudizio) sono cumulativi (T-345/08, Rubinstein and L’Oréal v OHMI).
Inizialmente, la DC Comics ha rivendicato la notorietà per tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio “Superman”, ossia quelli delle classi 3, 9, 14, 16, 21, 21, 24, 24, 25, 28, 30, 32 e 41. Tuttavia, nelle successive osservazioni, l’opponente ha menzionato solo i prodotti e servizi delle classi 16 e 41. Pertanto, per ragioni di economia processuale, la divisione di opposizione ha ritenuto di valutare la sussistenza della notorietà solo in relazione alle classi 16 e 41, rilevando che le prove presentate dimostrassero la notorietà del marchio rispetto alla prima (stampati; pubblicazioni periodiche a stampa; libri), ma non rispetto alla seconda (servizi di intrattenimento relativi alla produzione e distribuzione di film, videocassette, cassette, nastri, dischi e compact disc).
A seguito di un confronto delle somiglianze visive, auditive e concettuali tra i segni, la divisione ha ritenuto che i segni erano mediamente simili. Quanto poi all’esistenza di un rischio di danno, la divisione ha sottolineato in prima battuta che il pubblico interessato potrebbe agevolmente stabilire un collegamento tra i segni, poiché i prodotti contestati della classe 28 comprendono prodotti che rappresentano una diffusa estensione commerciale dei prodotti della classe 16. Di conseguenza, il marchio “Superzings” sfrutterebbe in modo illegittimo la reputazione del marchio “Superman” e gli investimenti dell’opponente.
In conclusione, la divisione ha rigettato la domanda di registrazione da parte di Magic Box, avendo ritenuto che la notorietà provata per i prodotti della classe 16 potesse essere estesa a quelli della classe 28, che i segni fossero simili e che sussistesse il rischio di un indebito vantaggio.
Autore: DLA Piper
