Il Tribunale dell’UE si è pronunciato sulla sussistenza dei requisiti per poter invocare la nullità relativa di un marchio europeo.
Nella causa T-44/20, il Tribunale dell’UE si è pronunciato sulla disputa sorta tra due marchi notori in merito alla sussistenza dei requisiti per invocare la nullità relativa del marchio contestato.
Il caso ruotava attorno l’applicabilità degli articoli 8(1)(b) e 8(5) del Regolamento n. 207/2009, oggi articoli 8(1)(b) e 8(5) del Regolamento n. 2017/1001. Essi riguardano i cosiddetti relative grounds, ovvero motivi di nullità legati per lo più a un conflitto tra un marchio registrato (o in registrazione) e i diritti di privativa vantati da un terzo, il quale si ritiene pregiudicato dalla presenza sul mercato del segno contestato.
A riguardo, l’attore sosteneva che il marchio della convenuta era evocativo del proprio, così ingenerando confusione tra il pubblico, alla luce della forte somiglianza tra i due. Infatti, l’attore riteneva che guardando il marchio contestato da un diverso punto di vista, ossia ruotandolo di 90 gradi, esso era altamente simile al proprio marchio registrato.
Il Tribunale è intervenuto stabilendo innanzitutto le condizioni – da verificarsi cumulativamente – per l’applicazione dell’art. 8(5) del regolamento di cui sopra. Nello specifico: i marchi in questione devono essere identici o simili; il marchio anteriore avanzato in opposizione deve godere di reputazione; deve sussistere il rischio che l’uso senza giusta causa del marchio successivo possa avvantaggiarlo indebitamente, così come essere lesivo del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore. Inoltre, il Tribunale ha affermato che l’esame comparativo dei marchi deve essere effettuato sulla base della forma in cui ciascuno è protetto, vale a dire come appare nel certificato o nella domanda di registrazione. Ne consegue che l’uso effettivo o potenziale dei marchi registrati in forma od orientamento diversi è irrilevante quando si confrontano i segni. Pertanto, i segni erano da considerarsi sostanzialmente diversi sulla base dell’art. 8(5) del Regolamento. Analogamente, in mancanza di somiglianza, non risultava integrato neppure l’articolo 8(1)(b) del Regolamento.
La decisione risulta dunque rilevante ai fini delle valutazioni sui relative grounds in quanto indirizza le modalità con cui procedere a un confronto tra il marchio contestato e quello anteriore.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Le prove di notorietà del marchio anteriore sono chiarite dall’EUIPO”.
Autore: DLA Piper
