Registrazione del cognome di un pittore francese come elemento di un marchio giapponese

Con una recente decisione, il Japan Patent Office (“JPO”) ha accolto l’opposizione depositata contro la domanda di registrazione di un marchio giapponese comprendente il cognome di un noto pittore francese.

Nel 2019, in Giappone veniva depositata la domanda di registrazione di un marchio misto, cioè a dire composto da elementi figurativi e verbali, nel quale figurava in qualità di componente dell’elemento verbale, il cognome di un pittore francese estremamente conosciuto a livello globale. Il marchio veniva rivendicato in svariate classi di prodotti e servizi della Classificazione di Nizza, quali la 16, 20, 25, 27, 35, 41, 42 e 45. Tuttavia, poco dopo la consueta pubblicazione della domanda da parte dell’Ufficio, veniva depositato un atto di opposizione.

Tale azione veniva esperita da un’organizzazione francese, nello specifico un’istituzione attiva nel mondo dell’arte, nonché titolare di una registrazione internazionale avente ad oggetto il patronimico del noto pittore. A fondamento dell’opposizione, vi è l’articolo 4 (1) (vii) della legge sui marchi giapponese, secondo la quale non è possibile registrare un segno come marchio quando lo stesso è in grado di arrecare un danno all’interesse sociale e pubblico e altresì idoneo a influenzare negativamente il gioco della concorrenza. Sei i fattori a fondamento dell’applicazione della norma in esame: i) popolarità del personaggio storico noto o famoso; ii) accettazione del nome della persona storica nella nazione o regione; iii) disponibilità del nome della persona storica; iv) relazione tra la disponibilità del nome della persona storica e i beni o servizi designati; v) circostanza, scopo o motivo della domanda; vi) rapporto tra la persona storica e il richiedente.

Alla luce di tali condizioni, il Japan Patent Office riteneva fondate le ragioni dell’opponente, accogliendo quindi l’opposizione. L’Ufficio giungeva a tale conclusione riconoscendo la rinomanza del pittore francese, che avrebbe garantito un notevole vantaggio economico e pubblicitario alla titolare del marchio oggetto della controversia. Infatti, qualsiasi consumatore avrebbe certamente riconosciuto – e quindi associato – il marchio al pittore impressionista. Infine, l’Ufficio non riteneva fondate le argomentazioni secondo cui il cognome, in qualità di singolo elemento del marchio associato ad altri elementi figurativi, non sarebbe stato in grado di rappresentare il c.d. cuore del marchio.

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