Il tribunale di Roma si pronuncia sulla violazione di marchi per la vendita di NFT raffiguranti un calciatore

Il Tribunale di Roma ha emesso la prima decisione relativa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare di marchi, attraverso la vendita non autorizzata di NFT raffiguranti un calciatore.

Con l’ordinanza emessa in data 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma ha infatti avuto modo di prendere posizione su alcune delle tematiche ricorrenti nei vari casi in tema di NFT pendenti nelle diverse giurisdizioni.

Il caso è stato promosso da una famosa squadra di calcio italiana contro una società che commercializzava carte di gioco digitali NFT raffiguranti un noto calciatore con la divisa della squadra, utilizzando dunque i segni distintivi (denominativo e figurativo) di quest’ultima. Gli NFT in questione venivano venduti su un noto marketplace nonché nel mercato secondario attraverso la rivendita da parte dei primi acquirenti, da cui la resistente continuava comunque a percepire un compenso.

In primo luogo, rigettando le difese della resistente, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’uso dei marchi della società calcistica da parte dei creatori delle cards in oggetto avesse un scopo puramente commerciale, non potendo essere giustificato dall’interesse per la pubblicazione dell’immagine del calciatore in considerazione della notorietà del personaggio né da scopi didattici o scientifici. Infatti, è stato osservato che il fatto che il calciatore in questione avesse realmente giocato nella squadra ricorrente e avesse prestato il consenso per l’utilizzo della propria immagine sulle cards non escludeva l’obbligo per la società resistente di chiedere l’autorizzazione anche per l’uso dei segni distintivi della squadra stessa, in quanto anche la fama del club contribuiva a dare valore all’immagine digitale posta in vendita.

Inoltre, il Tribunale di Roma si è pronunciato anche sull’ambito di tutela dei marchi registrati dalla squadra calcistica, che secondo la resistente non erano stati estesi alle classi rilevanti per la vendita di NFT. Infatti, dopo aver precisato che i segni in oggetto godevano indubbiamente di rinomanza, il giudice ha notato come nei certificati di registrazione fosse espressamente indicato (in particolare per la classe 9 che qui rileva) che le registrazioni riguardavano anche prodotti non inclusi nella Classificazione di Nizza e inerenti a pubblicazioni elettroniche scaricabili. Decisivo ai fini della sussistenza del rischio di confusione è stato poi il fatto che il club fosse già presente nel settore dei crypto game o blockchain game, basati su tecnologie analoghe, attraverso propri accordi commerciali con società terze. Pertanto, il Tribunale di Roma ha concluso che la vendita degli NFT comportasse la contraffazione dei marchi della società attrice, in quanto idonea a creare nel pubblico la falsa impressione che vi fosse un legame commerciale o di gruppo tra le due società.

Per le stesse ragioni, l’ordinanza ha stabilito che la condotta della resistente integrasse altresì un’ipotesi di concorrenza sleale, anche per appropriazione di pregi.

Venendo dunque alle misure concesse, il Tribunale di Roma ha accolto per larga parte le domande della società calcistica, concedendo un’inibitoria estesa alla produzione, commercializzazione e promozione non solo degli NFT e dei contenuti oggetto di causa ma anche di ogni altro NFT, contenuto digitale e prodotto in generale recante la fotografia inclusa nella carta contestata (anche modificata) o i segni distintivi della squadra. A tal fine, è stato infatti ritenuto irrilevante che la società resistente avesse cessato la produzione e la commercializzazione degli NFT in ragione del fatto che il contratto per l’uso dell’immagine del calciatore è in essere fino al 2024 e che tra gli utenti resta attivo il mercato secondario di rivendita degli NFT.

Pertanto, la decisione romana, oltre a chiarire la portata della nozione di “uso commerciale” e dell’ambito di tutela dei marchi registrati, conferma anche la particolare adeguatezza dello strumento delle c.d. dynamic injunctions, originariamente adottate per combattere il fenomeno della pirateria online attraverso lo streaming illecito di contenuti protetti, anche in relazione al settore degli NFT.

Abbiamo approfondito il tema dell’uso delle dynamic injunction con riferimento alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e gli NFT in questo articolo “Il regime di responsabilità di un piattaforma di NFT per contenuti illeciti”.