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E’ stato riconosciuto un risarcimento di 105 milioni di dollari a una software house per appropriazione di trade secret da una società automobilistica negli Stati Uniti.

Una giuria federale di Detroit, Michigan, ha stabilito che un’importante società del settore automobilistico ha violato un contratto con una software house e si è appropriata indebitamente dei suoi segreti commerciali (c.d. “trade secret”). Alla società che si occupa di sviluppo software è stato riconosciuto un risarcimento danni per un totale di circa 105 milioni di dollari.

Il giudizio ha avuto come oggetto un contratto firmato dalle parti alla fine degli anni 90 riguardante un software per migliorare la gestione della configurazione dei componenti di un’autovettura all’interno della catena di montaggio, a cui erano legate rilevanti problematiche, che spesso comportavano costose riprogettazioni e ritiri dal mercato. Il software avrebbe trasmesso aggiornamenti in tempo reale in tutto il mondo al fine di rafforzare il coordinamento e la progettazione dei veicoli di ingegneri e addetti al marketing della casa automobilistica. Il contratto per l’utilizzo del software prevedeva una durata di 15 anni, ma la casa automobilistica ha deciso di risolverlo prima della scadenza, a seguito dello sviluppo di un proprio programma. La software house ha successivamente scoperto che il software sviluppato dalla ex-cliente avrebbe incorporato i propri trade secret e ha pertanto richiesto il risarcimento dei danni sia per violazione degli obblighi contrattuali di riservatezza sia per appropriazione indebita e uso illegittimo di trade secret.

La normativa federale americana definisce trade secret come qualsiasi forma e tipo di informazioni finanziarie, commerciali, scientifiche, economiche o ingegneristiche (ad esempio, schemi, piani, programmi o codici, formule, prototipi) sia tangibili sia intangibile e indipendentemente dal metodo utilizzato per immagazzinarle, comporle o memorizzarle, sia fisicamente sia elettronicamente. Queste informazioni riservate sono protette quali trade secret a condizione che (i) siano state sottoposte a ragionevoli misure (“reasonable measures”) per mantenerle segrete; e (ii) abbiano un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, in quanto non generalmente conosciute e non facilmente reperibili con mezzi appropriati da un altro soggetto, che trarrebbe vantaggio economico dalla divulgazione o dall’uso dell’informazione.

Secondo la disciplina federale, l’appropriazione e acquisizione di un’informazione qualificata come trade secret è considerata illegittima se è effettuata tramite mezzi illeciti (“improper means”), quali, ad esempio, furto, corruzione, inadempimento, o induzione all’inadempimento, di un obbligo di segretezza, o spionaggio con mezzi elettronici o di altro tipo.

Al termine del contenzioso, la giuria ha riconosciuto che la software house ha dimostrato la qualificazione delle proprie informazioni confidenziali come trade secret, che la società automobilistica ha, quindi, utilizzato e acquisito in modo illegittimo. Inoltre, è stato stabilito che, in violazione del contratto, tramite il processo di reverse engineering, la società convenuta ha ricostruito il funzionamento e la struttura del software, al fine di utilizzarlo per i propri scopi commerciali, in assenza di una debita licenza concessa dallo sviluppatore.

Per la violazione delle previsioni di riservatezza del contratto è stato riconosciuto un risarcimento di circa 83 milioni di dollari, mentre per l’appropriazione indebita dei trade secret, una somma di circa 23 milioni di dollari. In relazione ad un quarto presunto segreto commerciale, i giurati hanno escluso l’applicazione della protezione riservata ai trade secret e, conseguentemente, che ci sia stata appropriazione illecita, intenzionale e dolosa, da parte della casa automobilistica, respingendo le relative richieste di risarcimento. Similarmente, non è stata accolta la domanda riconvenzionale della società automobilistica, secondo cui la software house avrebbe violato quanto previsto dal contratto vietando alla convenuta di continuare a usare il software.

In ogni caso, è stato preannunciato che la società automobilistica proporrà appello avverso la decisione della giuria di Detroit.

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