L’uso effettivo nel diritto dei marchi rappresenta l’uso costante e coerente di un marchio in relazione ai prodotti o servizi per cui è stato registrato ed è un requisito fondamentale per mantenere i diritti di proprietà del marchio e prevenire la perdita di valore del marchio stesso.
La protezione di un marchio rappresenta un aspetto fondamentale per le aziende che desiderano proteggere la propria immagine e identità.
Tuttavia, la mera registrazione di un marchio non costituisce un mezzo sufficiente per garantire una protezione integrale e duratura dello stesso. È necessario, infatti, anche un uso effettivo del marchio, che rappresenta un fattore cruciale per evitare problemi legali che possano compromettere la vita di un marchio.
L’uso effettivo si riferisce non solo all’uso del marchio sui prodotti o servizi, ma anche alla promozione e pubblicità del marchio, al fine di mantenerlo in vita nella mente dei consumatori.
Se un marchio viene registrato ma non viene utilizzato in modo coerente, infatti, potrebbe perdere la sua distintività e diventare vulnerabile a eventuali azioni legali da parte di terzi. Inoltre, l’uso effettivo del marchio è importante per mantenere la reputazione del marchio e l’immagine dell’azienda, che potrebbe essere danneggiata se il marchio venisse utilizzato in modo improprio o non coerente.
Spesso, per evitare di dover dimostrare l’uso effettivo di un marchio entro i successivi cinque anni dal deposito, si tende a depositare una nuova domanda di registrazione identica alla precedente. Tuttavia, tale pratica è considerata dagli Uffici marchi come malafede, ovvero come un’intenzione fraudolenta di ottenere la registrazione del marchio senza avere un reale interesse nell’utilizzarlo per i prodotti o i servizi registrati. Copiare una precedente domanda di registrazione di marchio, infatti, può comportare problemi legali e opposizioni da parte di terze parti interessate all’utilizzo di un marchio simile. Inoltre, la registrazione di un marchio senza averne l’effettivo utilizzo può rappresentare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e causare danni economici ad altri operatori del mercato.
Sebbene quindi il deposito ripetuto di un marchio non sia vietato, un deposito effettuato al fine di evitare le conseguenze derivanti dal mancato uso di un marchio anteriore può costituire un atto di malafede.
Questo è quanto ha stabilito la Seconda Commissione di Ricorso con una recente decisione R 2108/2018‑2, Wong lo kat emessa nell’ambito di un procedimento di nullità, confermando quanto sostenuto dal richiedente e dichiarando il marchio comunitario “Wong lo kat” nullo. Il titolare del marchio, infatti, avrebbe depositato il marchio sei giorni prima della scadenza del periodo di tolleranza di un marchio comunitario anteriore identico, di cui era lo stesso titolare.
La Seconda Commissione di Ricorso, tenuto conto della logica commerciale alla base del deposito della domanda di marchio UE e della cronologia degli eventi che hanno portato a tale deposito, non ha potuto ravvisare alcuna ragione nella nuova domanda se non l’intenzione di avere il monopolio del marchio, eludendo l’obbligo di utilizzo del marchio anteriore e ha giudicato, quindi, il deposito del marchio UE contestato effettuato in malafede.
In conclusione, l’uso effettivo di un marchio nel contesto legale è cruciale per assicurare una protezione adeguata e duratura del marchio stesso, oltre a mantenere la reputazione e l’immagine dell’azienda che lo detiene. Questo perché l’uso effettivo del marchio dimostra il suo valore e l’impegno dell’azienda nel proteggerlo e promuoverlo, riducendo così il rischio di violazione da parte di altri e rafforzando la sua posizione sul mercato. Inoltre, il mancato utilizzo del marchio può comportare la perdita dei diritti di proprietà intellettuale ad esso associati.
Su di un simile argomento, il seguente articolo può essere di rilievo “Il Tribunale UE si pronuncia sulla nozione di uso effettivo del marchio”.
Autore: Maria Rita Cormaci
