Con una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione europea si è espresso in merito all’uso di un marchio in forma diversa da quella effettivamente registrata, ribadendo il principio secondo cui il segno utilizzato nel commercio può differire dalla forma in cui è stato registrato solo in misura trascurabile, ossia in modo che i due segni possano essere considerati complessivamente equivalenti.
Nell’ottobre 2018 veniva avviato un procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”). Le contestazioni venivano mosse avverso la designazione europea di una registrazione internazionale di un marchio denominativo costituito da quattro lettere (“Marchio Contestato”) e in particolare, per i servizi rivendicati nella classe 41, relativi alla formazione, pubblicazioni e organizzazione di seminari. A fondamento dell’opposizione vi era, invece, un’anteriore registrazione francese di marchio figurativo contenente un elemento verbale, anch’esso formato da una parola di quattro lettere, tre delle quali coincidenti e nella medesima posizione delle lettere usate nel Marchio Contestato, in diverse grafie particolari (“Marchio Anteriore”). L’opponente agiva dunque in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE), lamentando la presenza di un rischio di confusione derivante dalla somiglianza tra i marchi e l’affinità dei servizi. Il procedimento terminava con un accoglimento parziale, intervenuto anche a valle dell’esame del materiale probatorio relativo all’uso effettivo e continuativo presentato dall’Opponente.
Nel maggio 2021 la Richiedente proponeva dunque ricorso dinanzi all’EUIPO, poi accolto dalla Quarta Commissione di Ricorso. Nello specifico, in tale sede, oltre a giudicare non idoneo il materiale probatorio fornito rispetto all’uso effettivo e continuativo del Marchio Anteriore, la Commissione rilevava come il corredo probatorio riguardasse una forma del Marchio Anteriore che differiva per taluni elementi che alteravano il carattere distintivo del Marchio Anteriore nella forma in cui esso è stato registrato.
La controversia è approdata infine dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che ha anche ribadito quali elementi debbano considerarsi ai fini dell’uso effettivo del marchio nei casi in cui in concreto il marchio sia usato in forma diversa.
Nell’annullare la decisione impugnata, infatti, il Tribunale ha confermato il mancato uso del Marchio Anteriore come registrato a causa dell’alterazione del carattere distintivo determinata dall’uso del Marchio Anteriore in forma diversa. Invero, nel materiale probatorio fornito, in luogo di un marchio figurativo con un elemento denominativo espresso in diversi caratteri tipografici su sfondo bicolore, si rintracciava, in particolare, un marchio figurativo costituito da un elemento verbale espresso in caratteri maiuscoli standard su sfondo monocolore, in abbinamento a un elemento figurativo di dimensioni ridotte.
In primo luogo, per quanto qui rileva, con riferimento alla dominanza dell’elemento denominativo, il Tribunale ha confermato che il carattere dominante dell’elemento denominativo nel Marchio Anteriore come registrato, determinato dai diversi caratteri tipografici e dalla combinazione di colori impiegati, non è rintracciabile nel marchio come effettivamente utilizzato – ossia una parola in caratteri maiuscoli standard su sfondo monocolore -. Inoltre, in maniera similare, ha anche confermato che l’uso della sola parola senza l’intervento dei diversi caratteri tipografici e della combinazione di colori determina un’alterazione del carattere distintivo del segno in uso rispetto al Marchio Anteriore.
In secondo luogo, con riferimento ai colori e agli elementi figurativi, il Tribunale ha rilevato la sostanziale differenza tra i colori impiegati nel Marchio Anteriore e il colore del marchio come utilizzato. Il marchio registrato, infatti, è composto dai colori bianco, blu e nero, con questi ultimi impiegati per creare uno sfondo bicolore, mentre la variante del marchio utilizzata prevede l’impiego del colore turchese, come sfondo monocolore, e delle nuances marrone, bianco e blu chiaro.
Inoltre, il marchio come utilizzato è costituito dall’elemento denominativo scritto in lettere maiuscole e in un solo colore, marrone o bianco, in un carattere tipografico standard e senza sfondo o su uno sfondo rettangolare di colore turchese, in abbinamento a un elemento figurativo che rappresenta due elementi incurvati, posti sopra l’elemento denominativo nell’angolo superiore destro dello stesso. Tali elementi incurvati hanno le stesse dimensioni o una dimensione superiore a quella dell’elemento denominativo e sono di colori diversi, vale a dire, rispettivamente, il marrone, il blu chiaro e il bianco. Pertanto, la stilizzazione specifica dell’elemento denominativo e il contrasto della combinazione di colori da cui deriva, in particolare, il carattere distintivo del Marchio Anteriore come registrato non sono riscontrabili nel marchio come utilizzato.
Concludendo, il Tribunale ha dunque respinto il ricorso e condannato la titolare del Marchio Anteriore alle spese, rilevando che la Commissione non era incorsa in errore nel considerare rilevanti le differenze tra il marchio come utilizzato e il Marchio Anteriore come registrato; differenze che hanno poi determinato un’alterazione del carattere distintivo di quest’ultimo.
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Autore: Tamara D'Angeli
