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È lecito commercializzare prodotti di abbigliamento che consistono nella parodia di marchi di moda rinomati o tale commercializzazione costituisce violazione di marchio?

La parodia è sempre stato un argomento piuttosto controverso nell’ambito della moda, ma la questione è diventata ancora più rilevante negli ultimi anni a causa dei numerosi brand emergenti che hanno costruito il proprio successo proprio sulla rielaborazione in chiave ironica di marchi di moda rinomati. Mentre alcuni dei brand presi di mira hanno accolto con ironia questo nuovo trend, altri sono stati meno al gioco e hanno citato in giudizio gli autori di tali rielaborazioni.

L’argomento è stato recentemente affrontato in una decisione di un tribunale francese in un caso promosso da una celebre maison di moda contro un produttore di giocattoli statunitense accusato di sfruttare il suo marchio denominativo e il suo marchio relativo al motivo con monogramma multicolore per vendere un giocattolo che richiamava le borse del brand. Il tribunale ha rifiutato di escludere la responsabilità per contraffazione della società convenuta sulla base della parodia, evidenziando come i marchi contestati fossero chiaramente utilizzati a scopo commerciale per “facilitare le vendite del prodotto contestato” a proprio vantaggio. Pronunciandosi a favore della società attrice, i giudici francesi hanno dunque affermato che “l’intento parodistico invocato dalla convenuta è un riconoscimento implicito della contestazione di parassitismo mossa nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che lo scopo di questi atti sia beffardo, polemico o meramente umoristico, come si sostiene nel caso di specie”, in quanto attraverso l’uso dei marchi azionati sui giocattoli la società si è “posta sulla scia della ricorrente al fine di trarre indebitamente vantaggio dalla reputazione dei suoi marchi, anche se sotto forma di umorismo o derisione”. Pertanto, il tribunale ha riconosciuto la contraffazione dei marchi della famosa casa di moda, evidenziando come il loro uso in chiave parodistica avesse danneggiato la reputazione “eccezionale” di tali marchi attraverso il giocattolo della convenuta, che non solo trae “indebito vantaggio dalla reputazione” dei segni dell’attrice, ma è “dannoso per la reputazione [e] il carattere distintivo di questi [marchi]”.

In Italia, il tema è stato affrontato in una decisione della Corte di Cassazione che ha capovolto la giurisprudenza consolidata in materia di parodia e marchi (Cass. Pen., Sez. II, n. 35166/2019).

A livello europeo, l’Articolo 9 del Regolamento 2017/1001 afferma che “il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare (…) qualsiasi segno” quando esiste probabilità di confusione da parte del pubblico “in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato”. La stessa previsione può essere rinvenuta all’Articolo 20 del Codice di Proprietà Industriale. Inoltre, il Considerando 27 della Direttiva 2015/2436 prevede che “L’uso di un marchio d’impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale”.

Il caso presentato alla Corte di Cassazione si riferisce alla presunta contraffazione di una serie di marchi di moda da parte di un brand italiano di abbigliamento che commercializzava t-shirt caratterizzate da una reinterpretazione parodistica di tali marchi. Ad avviso della Corte, presupposto unico e necessario per la configurazione della violazione di marchio è il rischio di confusione tra il prodotto contestato e quello originale in relazione alla loro provenienza.

Nel presente caso, la Corte ha osservato che i prodotti in questione presentavano evidenti elementi di novità e che perciò potevano essere considerati come una reinterpretazione più che una imitazione dei marchi originali, riconoscendo che lo scopo di tali reinterpretazioni fosse artistico e descrittivo più che imitativo, così escludendo ogni rischio di confusione.

Il medesimo approccio è stato seguito anche in una precedente decisione, in cui la Corte di Cassazione si è concentrata sulle previsioni costituzionali alla base del diritto di parodia, considerato come una forma di espressione artistica e quindi tutelato ai sensi degli Articoli 21 e 33 della Costituzione in relazione rispettivamente alla libertà di espressione e alla libertà artistica (Cass. Pen., Sez. II, n. 9347/2018).

Come già menzionato, queste due decisioni hanno rovesciato la giurisprudenza precedente, tradizionalmente più riluttante ad escludere una violazione di marchio in caso di versioni parodistiche di marchi rinomati.

Ad esempio, in due casi riguardanti l’uso in chiave parodistica di marchi iconici quali quelli di Chanel e Louis Vuitton sulle magliette prodotte e commercializzate da un’impresa terza, il Tribunale di Milano ha chiarito che un simile uso può essere giustificato solamente quando porti alla creazione di un lavoro artistico. La parodia non esclude, invece, la violazione quando il marchio di una casa di moda venga utilizzato per prodotti di terzi come un elemento decorativo. In aggiunta, il Tribunale di Milano ha stabilito che, dal momento che tali prodotti parodistici venivano creati e venduti da altri brand di moda, lo scopo alla base di tali creazioni ironiche fosse principalmente commerciale e solo indirettamente artistico.

Pertanto, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistente il rischio di confusione e di associazione tra i prodotti e che, considerata la reputazione dei marchi imitati, tali usi non autorizzati dei marchi Louis Vuitton e Chanel arrecassero non solo un vantaggio indebito in capo al contraffattore, ma anche un pregiudizio alla reputazione dei marchi imitati (vedi Trib. Milano, R.G. 53747/2012 e Trib. Milano, R.G. 59550/2012).

Nel complesso, la linea che divide la parodia o la creazione artistica ispirata a marchi esistenti da una vera e propria imitazione è sottile e la giurisprudenza italiana si è generalmente schierata con i titolari dei brand oggetto di parodia. I casi più recenti della Corte di Cassazione si sono focalizzati solamente sul rischio di confusione, ma sembrano aver tralasciato il possibile impatto sulla reputazione dei marchi imitati, che è in realtà la ragione stessa per cui essi vengono scelti come oggetto di parodia. Resta dunque da vedere se le recenti decisioni della Cassazione avranno stabilito un nuovo trend tramite cui la parodia sarà considerata una eccezione alla violazione del marchio o se si tratta solo di una moda del momento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La Cassazione sul caso Zorro: bilanciamento tra parodia e diritti di proprietà intellettuale

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