Lo scorso 25 giugno la sesta sezione del Tribunale dell’Unione europea ha reso un’interessante pronuncia in materia di marchi.
Il procedimento, promosso da K-Way, trae origine da una domanda di decadenza presentata nel 2019 all’EUIPO – parte convenuta nel giudizio – da un privato cittadino, il quale aveva contestato l’uso di un marchio registrato da K-Way già nel 2006.
Il marchio oggetto della controversia, figurativo e composto da bande verticali parallele di diverse dimensioni e disposte nella sequenza di colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy, era stato registrato per prodotti afferenti alle classi 18 (pelletteria, valigeria, borse) e 25 (abbigliamento, calzature, cappelleria).
L’EUIPO aveva accolto parzialmente l’istanza, dichiarando la decadenza del marchio per numerosi prodotti, ad eccezione dell’abbigliamento da esterno e delle calzature.
La Commissione di ricorso, nel 2024, aveva poi riconosciuto l’uso effettivo anche per valigie, zaini, portafogli, cappelleria e vari articoli di abbigliamento, limitando la decadenza ad altri prodotti come borsette, vanity case e borse della spesa.
K-Way ha quindi adito il Tribunale UE, sostenendo che le prove depositate – fatture, cataloghi, rassegna stampa, documentazione di fiere e negozi monomarca – dimostrassero un uso effettivo anche per i prodotti esclusi.
Il Tribunale, pur confermando in larga parte le valutazioni della Commissione di ricorso, ha parzialmente riformato la decisione resa dall’EUIPO, riconoscendo che le borse della spesa erano state effettivamente commercializzate con il marchio contestato, sulla base del collegamento tra i modelli riprodotti nei cataloghi e quelli indicati nelle fatture.
Per il resto, i giudici europei hanno ribadito i principi consolidati in tema di uso effettivo:
- l’uso non può essere meramente simbolico ma deve servire a mantenere o conquistare quote di mercato;
- le prove devono essere concrete, oggettive e riferite al periodo di riferimento (nel caso di specie, 2014-2019);
- la mera presenza del segno su insegne di negozi monomarca non basta a dimostrare che ogni singolo prodotto sia stato contraddistinto dal marchio;
- le fatture prive di un chiaro collegamento con i prodotti raffigurati nei cataloghi o nella stampa non sono sufficienti a provare l’uso.
In conclusione, la sentenza conferma la rigorosa impostazione del Tribunale UE in materia di prove d’uso del marchio: occorre dimostrare in modo puntuale il nesso tra i prodotti venduti e il segno registrato, senza potersi basare su presunzioni.
Al tempo stesso, la decisione offre un’apertura significativa, riconoscendo l’uso effettivo laddove il collegamento tra documentazione commerciale e fatture risulti attendibile, come accaduto per le borse della spesa.
Il messaggio per i titolari dei diritti è chiaro: conservare prove dettagliate e sistematiche dell’uso del marchio è fondamentale per difendersi dalle azioni di decadenza e proteggere i segni distintivi.
