La recente adozione della prassi comune (“common practice“) CP16 – “Signs Describing the Subject Matter of Goods and/or Services”, pubblicata pochi giorni fa, contribuisce a fare chiarezza sulla descrittività del segno in relazione a specifici beni o servizi. Circostanza, questa, da cui scaturisce l’impossibilità di registrare il segno come marchio. L’iniziativa risponde all’esigenza, sempre più avvertita nell’era digitale, di uniformare i criteri con cui gli uffici marchi europei valutano segni che alludono al tema, all’argomento o al contenuto di un prodotto o servizio. Tale necessità si manifesta con maggiore evidenza in settori come software, pubblicazioni, giochi, servizi educativi e pubblicitari, in cui il contenuto rappresenta una componente essenziale dell’offerta.
A livello normativo, il riferimento è l’articolo 4(1)(c) della Direttiva Marchi (2015/2436), che esclude dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
In questo contesto, la CP16 concentra la propria analisi sull’ oggetto del bene o servizio e chiarisce in quali casi la natura del bene o servizio dia rilevanza al “subject matter” del marchio. Nei prodotti, ciò si verifica quando essi sono concepiti per trasmettere informazioni o contenuti – si pensi a libri, riviste, software, pubblicazioni elettroniche, giochi. Nei servizi, accade quando la loro funzione consiste nel creare, diffondere o elaborare contenuti, come nei servizi educativi, editoriali, di scrittura o pubblicitari. In tali categorie, il contenuto non rappresenta un semplice elemento accessorio, bensì un fattore determinante nella percezione del consumatore.
La CP16 propone inoltre un metodo di valutazione basato su quattro elementi: la definizione del pubblico di riferimento, l’individuazione del significato del segno, l’analisi della natura del bene o servizio e, infine, la verifica dell’esistenza di un nesso diretto tra il significato del segno e il contenuto tematico del prodotto o servizio. L’aspetto decisivo è accertare se il segno venga percepito dal pubblico, senza alcuno sforzo interpretativo, come una descrizione immediata e rilevante dell’argomento del bene o del servizio. Qualora tale collegamento sia diretto e commercialmente significativo, il segno non può essere registrato come marchio.
Gli esempi offerti dalla CP16 sono particolarmente eloquenti. Segni come “Rock Music” per CD e DVD musicali, “Crosswords” per riviste o “Ancient History” per software educativi sono considerati descrittivi poiché indicano chiaramente il contenuto del prodotto e riflettono le aspettative del mercato. Al contrario, segni come “Nights” per libri o espressioni creative quali “Angry Plumbers” per giochi da tavolo non sono percepiti come descrittivi, in quanto non riconducibili a un tema abituale o prevedibile per tali categorie merceologiche.
Particolare attenzione è dedicata ai servizi pubblicitari. La CP16 chiarisce che l’oggetto della pubblicità – il prodotto, il servizio o il settore promosso – può costituire “subject matter” dei servizi stessi, ma solo laddove esistano effettive segmentazioni di mercato o strutture specializzate tali da rendere immediato per il pubblico il collegamento tra segno e contenuto. Così, termini come “Fashion” o “Food & Wine” risultano descrittivi per servizi pubblicitari in quanto nel mercato operano agenzie specializzate nei rispettivi settori; diversamente, un termine come “Lipstick” non assume carattere descrittivo, non configurandosi un ambito pubblicitario autonomo dedicato esclusivamente ai rossetti.
In conclusione, la CP16 non modifica il quadro normativo esistente, ma introduce criteri interpretativi condivisi che mirano a rafforzare la prevedibilità delle decisioni e a supportare professionisti e imprese nella gestione strategica dei marchi. La percezione del pubblico, valutata alla luce della natura del bene o servizio e delle prassi di settore, assume un ruolo centrale nella nuova impostazione. Per gli studi legali e gli operatori della proprietà intellettuale, ciò si traduce in uno strumento prezioso per prevenire contestazioni, migliorare la qualità delle domande e assistere i clienti in modo più efficace. La CP16 rappresenta, in questo senso, un ulteriore passo verso una maggiore armonizzazione nell’applicazione della disciplina dei marchi a livello europeo.
Autrice: Noemi Canova
