Con la sentenza n. 6855 del 19 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Penale) ha riesaminato l’ambito di protezione accordato ai marchi notori, ribadendo l’ampia portata di tale protezione nell’ordinamento giuridico, anche oltre i confini del mercato del prodotto di riferimento.
Il caso riguardava la commercializzazione di gomme da masticare la cui confezione recava segni contraffatti associati a case di moda famose. La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la condanna degli imputati per i reati di cui all’articolo 473 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 474-ter, ritenendo che si fosse verificata una contraffazione del marchio.
I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la tutela del marchio dovesse essere limitata al settore di prodotti di riferimento e che non potesse sussistere alcuna violazione qualora i prodotti in questione fossero del tutto estranei a quelli tradizionalmente commercializzati con il marchio originale.
La Corte di Cassazione ha respinto tale argomentazione, richiamando il principio consolidato secondo cui i marchi che godono di notorietà beneficiano della cosiddetta tutela “intersettoriale” (ultra-merchandise), che costituisce una deroga al tradizionale principio di specialità.
In particolare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera c), del Codice della proprietà industriale italiano, il titolare di un marchio rinomato ha il diritto di vietare a terzi, senza il suo consenso, l’uso di segni identici o simili anche in relazione a prodotti o servizi non simili, qualora tale uso tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o sia lesivo degli stessi.
Disposizioni equivalenti sono previste dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436 e dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, a conferma della natura armonizzata della protezione dei marchi in tutta l’Unione.
In tale contesto, la Corte ha ribadito che, nei casi riguardanti marchi rinomati, non è necessario stabilire un rischio di confusione in senso stretto. È sufficiente che il pubblico di riferimento sia in grado di stabilire un nesso tra il marchio anteriore e il segno successivo, consentendo così al terzo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio o dal suo potere di attrazione.
Di conseguenza, si ha contraffazione ogniqualvolta l’uso del segno dia luogo a una forma di associazione parassitaria con il marchio anteriore, anche in assenza di somiglianza tra i prodotti, sfruttando il prestigio e la reputazione acquisiti dal titolare del marchio.
Sia la giurisprudenza civile che quella penale hanno costantemente avallato questo approccio, riconoscendo che i marchi rinomati meritano una maggiore protezione alla luce del loro valore economico e della loro funzione comunicativa sul mercato.
Da un punto di vista sistematico, la protezione dei marchi rinomati mira tradizionalmente a prevenire tre distinti tipi di danno:
- la diluizione (confusione), consistente nell’indebolimento del carattere distintivo del marchio;
- il danno alla reputazione (tarnishment), che incide negativamente sull’immagine e sul potere evocativo del segno;
- il free riding, ovvero il vantaggio indebito ottenuto sfruttando la reputazione del marchio altrui.
In tale contesto, la sentenza in esame si allinea a una giurisprudenza ormai consolidata, confermando che l’uso non autorizzato di marchi notori su prodotti appartenenti a settori merceologici del tutto diversi – come nel caso di specie – costituisce contraffazione del marchio qualora consenta uno sfruttamento parassitario del segno.
Ciò si traduce in un rafforzamento del livello di tutela per i titolari di marchi rinomati, volto a salvaguardare non solo la funzione distintiva del marchio, ma anche il suo valore reputazionale, evocativo e commerciale, impedendo così qualsiasi forma di indebita appropriazione sul mercato.
Autrice: Maria Vittoria Pessina
