Una società biotech specializzata in terapie a base di mRNA ha avviato un’azione legale presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California contro una nota multinazionale farmaceutica, la sua nuova controllata (che è competitor dell’attrice), un ex dipendente e un ex collaboratore.
Secondo quanto ricostruito nell’atto, i due ex collaboratori avrebbero trasferito informazioni riservate e segreti commerciali relativi a una tecnologia proprietaria di nanoparticelle lipidiche alla concorrente, alla concorrente, che avrebbe successivamente utilizzato tale informazioni proprietarie per depositare domande di brevetto. La società biotech ritiene che i segreti commerciali illecitamente utilizzati sarebbero stati inoltre impiegati dalla competitor come parte di un portafoglio tecnologico per convincere la multinazionale farmaceutica a concludere l’acquisizione.
L’azione per sottrazione di segreti commerciali
Secondo la società biotech, i segreti commerciali, comunicati dagli ex collaboratori e relativi alla tecnologia di nanoparticelle lipidiche, successivamente assunti dalla competitor, sarebbero andati a costituire illecitamente il nucleo fondamentale della proprietà intellettuale della società. In particolare, i due individui avrebbero trasferito informazioni riservate in violazione degli obblighi contrattuali e, poco dopo l’inizio del loro rapporto di lavoro con la concorrente dell’attrice, avrebbero modificato tali informazioni proprietarie, incorporandole in una domanda di brevetto, nella quale sono stati indicati come inventori.
L’atto introduttivo chiarisce come le informazioni relativi alla tecnologia in questione soddisfino pienamente i requisiti previsti affinché sia riconosciuta tutela come segreti commerciali, ai sensi della normativa federale (Defend Trade Secrets Act) e di quella californiana (California Uniform Trade Secrets Act). In particolare, la nuova generazione di lipidi utilizzata non era conosciuta né facilmente accessibile ad altri operatori del settore, inclusi i concorrenti. In ogni momento rilevante, tali informazioni hanno avuto, e continuano ad avere, un valore economico indipendente, attuale e potenziale, proprio perché non note né facilmente reperibili con mezzi legittimi o da fonti pubblicamente disponibili. Inoltre, la società attrice aveva adottato misure di sicurezza ragionevoli, tra cui la scelta di non inserirle nelle domande di brevetto pubblicate, oltre che accordi di riservatezza con il personale e con terzi, sistemi di sicurezza fisici ed elettronici conformi agli standard di settore.
Tra i rimedi richiesti, la società biotech ha chiesto la concessione di un provvedimento che impedisca ogni ulteriore uso o divulgazione dei segreti commerciali, anche da parte della competitor, la correzione dell’indicazione degli inventori nel brevetto già concesso alla società convenuta negli Stati Uniti e una pronuncia che riconosca la sua titolarità sulla proprietà intellettuale oggetto di controversia. La società chiede inoltre il risarcimento dei danni, anche in via esemplare, la restituzione dei profitti generati grazie alla tecnologia oggetto di lite, royalties ragionevoli e il rimborso delle spese legali.
Il coinvolgimento della società acquirente
L’azione vede come convenuta anche la multinazionale che ha acquisito la concorrente dell’attrice, sostenendo che la società farmaceutica avrebbe tratto beneficio dalla sottrazione di segreti commerciali e della tecnologia proprietaria. Secondo quanto ricostruito nell’atto introduttivo, il valore dell’operazione di acquisizione, stimato in oltre 2 miliardi di dollari, era in larga parte legato al valore dei segreti commerciali illecitamente sottratti dal personale dell’attrice. La società acquirente, inoltre, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che tali segreti erano stati ottenuti con mezzi impropri: durante la fase di due diligence, avrebbe avuto accesso a informazioni che avrebbero confermato la sottrazione di tali informazioni, tra cui una lettera dell’aprile 2024 con la quale l’attrice aveva esposto le prime contestazioni. Nonostante ciò, l’operazione è stata portata a termine e la società acquirente è stata coinvolta della condotta illecita contestata.
Sia secondo il diritto federale statunitense sia secondo la legge della California, una parte che utilizzi o tragga profitto consapevolmente da segreti commerciali illecitamente acquisiti può essere ritenuta responsabile. L’attrice sostiene che la mancata analisi e la mancata corretta gestione delle problematiche legate alla sottrazione dei segreti commerciali da parte dell’acquirente, prima della chiusura dell’operazione, integrino una condotta di grave negligenza, tale da giustificarne la chiamata in causa come convenuta.
Per la multinazionale farmaceutica si prospettano gravi conseguenze legali, economiche e reputazionali. Qualora la Corte accertasse che la società abbia consapevolmente utilizzato o tratto beneficio dai segreti commerciali illecitamente acquisiti, potrebbero essere disposte significative misure cautelari e inibitorie, tra cui limitazioni all’uso della proprietà intellettuale oggetto di acquisizione.
Dal punto di vista finanziario, la società acquirente potrebbe essere condannata al pagamento di danni, alla restituzione dei profitti generati grazie alla tecnologia oggetto di lite e al rimborso delle spese legali. Sul piano reputazionale, rischia di perdere investimenti e partnership strategiche, oltre che un accresciuto controllo regolatorio, soprattutto se dovesse emergere che non ha considerato adeguatamente le informazioni fornite durante la due diligence o che non ha adottato protocolli di compliance idonei.
L’importanza della due diligence sui segreti commerciali nelle operazioni societarie
Nelle operazioni di acquisizione, in particolare nei settori farmaceutico e biotecnologico, una due diligence rigorosa sugli aspetti legati ai segreti commerciali e ai relativi obblighi contrattuali è fondamentale per ridurre i rischi legali ed economici. L’acquirente deve valutare con attenzione l’origine, la titolarità e lo stato di protezione delle tecnologie proprietarie, verificando, tra l’altro, l’esistenza e la validità degli accordi di riservatezza, dei contratti di consulenza e delle cessioni di diritti di proprietà intellettuale.
La mancata individuazione di possibili appropriazioni illecite o violazioni contrattuali prima della chiusura dell’operazione può dar luogo a contenziosi post-acquisizione, danni reputazionali e perdita di valore di asset strategici. Una disclosure trasparente e una verifica legale accurata sull’origine e sulla legittima titolarità della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali costituiscono, quindi, elementi centrali di qualsiasi strategia di acquisizione, al fine di garantire la conformità normativa, preservare il valore dell’operazione e prevenire future rivendicazioni.
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