L’EUIPO ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio di forma di un iconico modello di auto d’epoca.
Con la decisione del 29 maggio 2020, l’EUIPO ha dichiarato decaduti per non uso i diritti di marchio di titolarità di una delle più note case automobilistiche italiane sul proprio marchio UE consistente nella forma di un iconico modello di auto d’epoca.
La disamina del caso si basa sull’applicazione dell’art. 58 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento (UE) 2017/1001), ai sensi del quale il titolare del marchio perde i suoi diritti nel caso in cui il suo marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non abbia formato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Nel caso in esame, l’auto d’epoca oggetto di lite è stata prodotta dal 1962 al 1964, molto prima della data di deposito della relativa domanda di marchio, avvenuta nel 2007. Pertanto, nella valutazione dell’EUIPO ha assunto importanza decisiva il modo in cui la casa automobilistica ha utilizzato il proprio marchio negli ultimi cinque anni, il quale non è stato considerato idoneo per escludere la cancellazione del marchio per alcune classi di beni per i quali lo stesso era stato registrato.
Infatti, l’EUIPO ha ritenuto non sufficienti a provare l’uso attuale del marchio le compravendite delle autovetture originali in aste internazionali in quanto, secondo l’Ufficio, “tali vendite non costituiscono un uso effettivo imputabile alla titolare del marchio, perché quest’ultimo non ha alcuna influenza su queste rivendite“. Nemmeno i servizi post-vendita forniti dalla casa automobilistica ai propri collezionisti sotto il marchio “ombrello” del nome della casa e/o quello più specifico relativo alle sole auto d’epoca della stessa società sono stati giudicati rilevanti dall’EUIPO ai fini della prova dell’uso del marchio contestato.
L’unico uso del marchio di forma risultato documentato dall’EUIPO è stato infatti quello effettuato in relazione ai veicoli giocattolo ed ai modelli in scala di tale automobile, venduti in tutta Europa.
Autore: DLA Piper
