Con la recente sentenza del 5 giugno 2024 (causa T-58/23), il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato parzialmente la decisione adottata dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”), escludendo la protezione del marchio “Big Mac” per i prodotti a base di pollo, a fronte della presentazione di un corredo probatorio insufficiente a provare l’utilizzo effettivo per detti prodotti.
I fatti
In data 11 aprile 2017, la Ricorrente, una catena di fast food irlandese in attività dal 1978, presentava all’EUIPO una domanda di decadenza per il marchio dell’Unione Europea “Big Mac” (den.), registrato nel 1996 da una nota catena di fast food americana.
Sulla base del disposto dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 (di seguito, “RMUE”), l’istanza di decadenza veniva presentata relativamente ai prodotti e servizi contenuti nelle classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza, di seguito elencati.
- Classe 29: Alimenti a base di carne, carne di maiale, pesce e pollame, panini con carne, panini con pesce, panini con carne di maiale, panini con pollo, frutta e verdura conservata e cotta, uova, formaggio, latte, prodotti base latte, sottaceti, dessert.
- Classe 30: Panini commestibili, panini alla carne, panini al maiale, panini al pesce, panini al pollo, biscotti, pane, dolci, biscotti, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, fiocchi d’avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero.
- Classe 42: Servizi forniti o connessi alla gestione e al franchising di ristoranti e altri esercizi di ristorazione o infrastrutture di consumo e drive-in; preparazione di pasti da asporto; progettazione conto terzi di tale tipologia di ristoranti, stabilimenti ed altre infrastrutture; progettazione e consulenza per la realizzazione di ristoranti, per conto terzi.
Nel gennaio 2019, l’istanza veniva poi accolta dalla Divisione di annullamento dell’EUIPO (di seguito, la “Divisione”). Il marchio della nota catena statunitense veniva quindi dichiarato decaduto per tutti i prodotti e servizi suindicati, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di decadenza. In tale sede, secondo la Divisione le prove prodotte dalla catena statunitense non erano sufficienti a provare l’effettivo utilizzo del marchio per i prodotti e servizi contrassegnati.
In data 8 marzo 2019, la catena statunitense impugnava, quindi, la decisione della Divisione proponendo ricorso dinanzi all’EUIPO, a valle del quale è poi intervenuta la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO (di seguito, la “Commissione”), che ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla dichiarazione della decadenza del marchio per i seguenti prodotti e servizi: classe 29, per “alimenti a base di carne e pollame, panini con carne, panini con pollo”; classe 30, per “panini commestibili, panini con carne, panini con pollo”, e, infine, classe 42, per “servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione o infrastrutture di consumo e drive-in; preparazione di pasti da asporto”. La decadenza della registrazione veniva confermata per le restanti voci di prodotti e servizi.
Si approdava poi alla sede del più recente sviluppo, ossia il Tribunale dell’Unione Europea, dinanzi al quale la Ricorrente impugnava la decisione della Commissione chiedendone l’annullamento, con la sola eccezione della voce di prodotti contenuta nella classe 30 “panini con carne”. A fondamento della richiesta, si poneva l’asserita violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e quanto disposto dall’attuale articolo 18, paragrafo 1, primo comma, RMUE, che recita: “Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso”.
La sentenza del Tribunale UE
Ripercorrendo brevemente i seguenti principi a fondamento delle valutazioni che si sono rese necessarie:
i) il titolare è dichiarato decaduto dai soli diritti relativi ai prodotti o servizi in questione se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (art. 51, pa. 2., del regolamento n. 207/2009, ora art. 58, pa. 2, RMUE);
ii) secondo la giurisprudenza, si parla di uso effettivo quando il segno è utilizzato in funzione di marchio, ossia quando viene utilizzato quale indicatore di origine commerciale dei prodotti e servizi contrassegnati, escludendosi, quindi, casi di utilizzo di carattere simbolico aventi il solo scopo di mantenere i diritti conferiti dal marchio;
iii) la valutazione della portata dell’uso del marchio deve basarsi su tutti i fatti e le circostanze atti a dimostrare l’effettiva realtà dello sfruttamento commerciale dello stesso nella vita professionale, tenendo conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso e della durata del periodo durante il quale gli atti d’uso sono stati compiuti, la frequenza di tali atti e, infine, del rapporto di interdipendenza tra detti fattori (Sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, punti 29 e 31);
iv) l’uso effettivo di un marchio relativamente al mercato di riferimento può desumersi esclusivamente dalla disamina di elementi concreti e oggettivi, non essendo sufficienti a provare l’uso effettivo probabilità o presunzioni (Sentenza del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, punto 28).
si è giunti, infine, alla sentenza del Tribunale dell’Unione Europea in commento, che ha accolto le istanze della catena di fast food irlandese (i) riconoscendo che la catena di fast food americana non ha prodotto un quantitativo di prove sufficienti a dimostrare l’utilizzo effettivo del marchio “Big Mac” per contrassegnare i prodotti designati “panini a base di pollo”, “alimenti a base di pollo” e i servizi “forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il drive-in, preparazione di piatti da asporto”, e (ii) dichiarando, quindi, l’annullamento parziale e la riforma della decisione della Commissione. In tale sede, decisiva è stata l’assenza di materiale probatorio relativo alla portata dell’utilizzo effettivo del marchio e, più nel dettaglio, al volume delle vendite, la durata, la frequenza e le effettive iniziative commerciali attuate.
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