La Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha chiarito le prove idonee a loro giudizio a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.
La Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha chiarito, in una recente decisione del 22 gennaio 2021, quali siano gli elementi di prova che il titolare di un marchio anteriore deve portare a dimostrazione della notorietà dello stesso nel corso di un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio identico o simile.
Una società italiana che commercializza prodotti di abbigliamento e titolare del marchio europeo registrato “PLEASE” ha presentato opposizione all’EUIPO contro la domanda di registrazione del marchio “PLEASE DON’T BUY” di un’altra società di abbigliamento italiana. L’opponente ha richiamato l’art. 8, para. 5 del Regolamento (UE) 2017/1001 (Regolamento sul Marchio Europeo), secondo cui la registrazione del marchio impugnato è esclusa se esso è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o dissimili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora quest’ultimo goda di notorietà all’interno dell’Unione, in caso di marchio dell’Unione Europea.
Al fine di provare la notorietà del proprio marchio, l’opponente aveva presentato (i) una dichiarazione sul livello di fatturato, sottoscritta dal proprio direttore generale; (ii) un catalogo; (iii) circa settanta fatture; (iv) ed estratti di articoli di giornale e inserzioni pubblicitarie. La Divisione di Opposizione ha ritenuto insufficiente tale documentazione per dimostrare la notorietà acquisita dal marchio anteriore ai sensi della normativa sopra citata.
Infatti, l’EUIPO ha sottolineato che, da un lato, la notorietà implica che il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti e, dall’altro, che le prove andranno valutate globalmente. Infine, in generale, il valore probatorio delle prove sarà più elevato se la fonte delle informazioni è indipendente, attendibile e autorevole. Alcuni esempi di mezzi idonei per la dimostrazione di notorietà del marchio anteriore consistono in: sondaggi di opinione ed indagini di mercato (anche da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno presso il pubblico); indicazioni indipendenti sul volume delle vendite e/o sulla quota di mercato detenuta; riconoscimenti o premi ottenuti dal marchio; posizione nelle classifiche di brand del settore di riferimento; e relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti.
Di conseguenza, è importante che i titolari di marchio anteriore, che intendono opporsi alla registrazione di un marchio che ritengono identico o simili al proprio, dovranno fare attenzione a reperire gli elementi idonei a provare la notorietà del proprio marchio, secondo le indicazioni dell’EUIPO.
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