Il Tribunale dell’Unione Europea ha riconosciuto la validità del design consistente nella rappresentazione di un mattoncino, parte del noto gioco di costruzione. In una recente decisione nella causa causa T-515/19, il Tribunale dell’Unione Europea ha riconosciuto la validità del design consistente nella rappresentazione di un mattoncino, che costituisce un componente del noto gioco di costruzioni. Nello specifico, la decisione si concentra sul tentativo di fornire una definizione precisa e di delimitare in modo chiaro i concetti di “aspetti estetici”, “funzionali” e “meramente estetici” del design industriale.
L’importanza di questa decisione risiede nell’analisi svolta dal Tribunale dei requisiti di nullità nel caso di un disegno o modello le cui caratteristiche essenziali sono caratterizzate da una funzione eminentemente tecnica, così come le eccezioni che possono essere applicabili in tali casi.
La presente decisione scaturisce da un procedimento contro la società in cui una società tedesca produttrice di giocattoli aveva richiesto la dichiarazione di invalidità del design comunitario depositato nel 2010 dalla società e registrato per “mattoncini per un set di costruzioni giocattolo”, sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto relativo al design contestato erano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
La società aveva poi presentato appello contro la decisione EUIPO che aveva sancito l’invalidità del design menzionato, richiamando l’eccezione di cui all’art. 8.3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 , secondo cui è valido un design che abbia lo scopo di permettere l’assemblaggio multiplo o il collegamento di prodotti reciprocamente intercambiabili all’interno di un sistema modulare, considerando che aggiustamenti meccanici di questo tipo di prodotto possono costituire un importante elemento delle loro caratteristiche innovative e un vantaggio per la commercializzazione.
Il Tribunale ha quindi affermato che il procedimento di esame della validità di un design debba suddividersi in tre fasi: (i) determinazione della funzione tecnica del prodotto; (ii) identificazione di tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto; e (iii) valutare se tali caratteristiche siano imposte solamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione.
Dopo aver effettuato questo esame, il Tribunale ha ritenuto che il Board of Appeal dell’EUIPO non abbia identificato in modo adeguato tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto, dato che una condizione necessaria per la declaratoria di invalidità del design richiede che tale aspetto sia dettato esclusivamente dalla funzionalità tecnica, mentre il mattoncino in questione presenta una caratteristica (“la superficie liscia su entrambi i lati della fila di quattro borchie sul lato superiore”) che non era stata presa in considerazione dall’EUIPO. Certamente, la Corte ha stabilito che l’onere di dimostrarlo sarebbe stato in capo alla parte che ha richiesto l’invalidità, ma che, in ogni caso, è obbligo dell’EUIPO confermare che effettivamente la funzione tecnica sia l’unico fattore determinante di tali caratteristiche.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Nuove linee guida EUIPO per l’esame di marchi e design”.
Autore: DLA Piper
