Invalidazione del marchio Monopoly tra re-filing e malafede: si pronuncia l’Unione Europea

Il Tribunale dell’Unione europea conferma la condotta in malafede per la registrazione di Monopoly procedendo all’invalidazione come marchio comunitario.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente confermato la decisione della Commissione di ricorso di procedere all’invalidazione parziale della registrazione di MONOPOLY come marchio dell’Unione Europea, sulla base di comportamenti in malafede della società richiedente.

Secondo il Tribunale, il ri-deposito della domanda di marchio, già registrato in precedenza, avrebbe impropriamente e fraudolentemente esteso il periodo di grazia di cinque anni per l’uso del marchio  concesso ai titolari dei diritti in base alle norme europee (fattispecie nota come “evergreening“).

Nello specifico, la Commissione di ricorso era giunta a una simile conclusione principalmente sulla base di quattro indicatori. Innanzitutto, la registrazione contestata aveva ad oggetto beni e servizi identici a registrazioni precedenti e la società ne era a conoscenza. Inoltre, la richiedente stessa aveva ammesso che la strategia mirasse ad evitare di  dimostrare l’uso effettivo del marchio nei procedimenti di opposizione. Il terzo indicatore è stato riscontrato nella mancata rinuncia della società alle registrazioni precedenti. Infine, non è stato possibile ricondurre le scelte strategiche della società a nessuna logica commerciale diversa dal vantaggio conseguito grazie alla malafede. È però opportuno precisare che, per i beni e i servizi che non erano stati oggetto di precedente richiesta, la Commissione di ricorso ha valutato le attività della richiedente in linea con comportamenti eticamente corretti e pratiche commerciali e aziendali oneste e consolidate.

Il Tribunale, pur confermando la decisione della Commissione di ricorso, ha tenuto a precisare che un nuovo processo di registrazione come marchio UE non è di per sé indice di malafede: elemento determinante è invece la prova del tentativo della richiedente di aggirare – intenzionalmente – il requisito della prova d’uso, per trarre un vantaggio a scapito dell’equilibrio del sistema. Pertanto, il Tribunale ha confermato la malafede e seguito la decisione del Commissione di ricorso di invalidare la registrazione contestata solo per i prodotti e servizi già oggetto di registrazioni precedenti.

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