LA CGUE si esprime sull’istanza di nullità di un particolare marchio a forma di scanalatura di pneumatico, segno figurativo e bidimensionale.
Con recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è espressa sull’istanza di nullità di un particolare marchio costituito da un segno figurativo e bidimensionale.
In particolare, nel 2001 il richiedente ha depositato domanda presso l’EUIPO per la registrazione del marchio oggetto della decisione per i prodotti rientranti nella classe 12 dell’Accordo di Nizza, tra i quali figurano pneumatici, cerchioni e coperture per ruote, camere d’aria e accessori.
Tuttavia, nel 2012, contro tale marchio è stata presentata domanda di nullità, in riferimento ad alcuni dei prodotti rivendicati. Alla luce dell’articolo 7 paragrafo 1, lett. (e), punto (ii) del Regolamento (CE) n. 40/94, sia la Divisione di annullamento che la Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO hanno dichiarato la nullità parziale del marchio controverso. Il motivo di tale decisione risiedeva nel fatto che la forma dei prodotti, ossia degli pneumatici, era stata giudicata come elemento necessario all’ottenimento di un risultato tecnico. Pertanto, in assenza di altri elementi caratterizzanti, difettavano i requisiti essenziali per riconoscere, in capo al titolare, la tutela accordata ai marchi.
Avverso tale pronuncia, nel 2018 è stato proposto ricorso davanti al Tribunale dell’Unione Europea il quale, non ritenendo il marchio contestato costituito esclusivamente dalla forma necessaria del prodotto (ossia un battistrada di pneumatico), bensì quantomeno da una scanalatura dello stesso, ha ribaltato la decisione, riconoscendo la validità del marchio.
Infine, la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione e, riprendendo quanto già affermato dal Tribunale, ne ha confermato la decisione. In tale sede, quindi, è stato definitivamente stabilito che il marchio controverso è da considerarsi valido, in quanto non costituito esclusivamente dalla forma dei battistrada. Ne consegue che, ai fini dell’analisi di nullità di un marchio, non sia sufficiente sostenere che esso rappresenti il disegno di un prodotto e sia quindi unicamente una forma funzionale a un risultato tecnico. Inoltre, la CGUE ha ritenuto che la Commissione di ricorso dell’EUIPO avesse illegittimamente aggiunto alla forma del marchio in questione elementi che non ne facevano parte, portando così al rigetto del ricorso.
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Autore: DLA Piper
