La prova per la tutela del marchio notorio anteriore

Per la tutela del marchio notorio anteriore non è richiesta la prova del pregiudizio effettivo e attuale, secondo il Tribunale dell’UE.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente respinto la richiesta di registrazione di un marchio raffigurante un gallo, ritenuto simile ad un marchio anteriore notorio per prodotti identici.

Con tale sentenza il Tribunale ha confermato la precedente decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e i principi relativi alla tutela del marchio anteriore notorio ivi contenuti. Nello specifico, la ricorrente depositava una domanda di registrazione di marchio figurativo presso l’EUIPO, rivendicando alcuni prodotti rientranti nella classe 33 dell’Accordo di Nizza.

Tuttavia contro tale marchio veniva presentata opposizione, ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001, per alcuni dei prodotti rivendicati. Alla luce dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, sia la Divisione di opposizione che la Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO contestavano l’esistenza di un impedimento. In particolar modo, la Commissione rilevava e confermava la notorietà del marchio anteriore, la sussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto e la chiara presenza di un nesso tra gli stessi nella mente dei consumatori. Tenuto conto di tali considerazioni e dell’immagine di eccellenza e di prestigio associata al marchio anteriore, la Commissione concludeva che a causa della registrazione in esame sarebbe sorto il rischio di generare un indebito vantaggio a favore della ricorrente.

Infine, la ricorrente si rivolgeva al Tribunale, chiedendo di annullare la decisione impugnata e disporre la registrazione del marchio. Anche in questa sede le precedenti conclusioni trovavano conferma nella sentenza del 14 aprile 2021, in occasione della quale il Tribunale, oltre a ribadire l’impossibilità di registrare un segno simile ad un marchio anteriore notorio il cui uso senza giusto motivo consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio allo stesso, specificava altresì che il titolare del marchio anteriore notorio non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio effettivo e attuale ai suoi marchi, bensì ad addurre elementi – definiti sulla base di deduzioni logiche risultanti dall’analisi delle probabilità e considerando le pratiche abituali nel settore commerciale pertinente nonché di qualsiasi altra circostanza del caso di specie – che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.

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