In una recente decisione, il Tribunale federale svizzero si è pronunciato, con riferimento sia al diritto nazionale che comunitario, sulla validità della registrazione della forma di alcune note capsule da caffè come marchio tridimensionale.
In generale, non è possibile accedere alla tutela garantita dal diritto dei marchi se il segno che si intende registrare sia una forma dettata dalla natura stessa del prodotto oppure una forma tecnicamente necessaria. La ratio consiste nel voler evitare che un diritto potenzialmente rinnovabile senza limiti di tempo (come quello conferito dalla disciplina dei marchi registrati) finisca per diventare uno strumento per ottenere il monopolio su soluzioni e forme funzionali, proteggibili come invenzioni o modelli.
Nel caso di specie, la titolare del marchio tridimensionale aveva agito contro la convenuta per ottenere tutela di detto marchio registrato in ragione di un’asserita contraffazione delle proprie capsule da caffè. La convenuta si era opposta sostenendo l’assenza di contraffazione alla luce della nullità del marchio dell’attrice per forma tecnicamente necessaria.
In una prima pronuncia, il Tribunale cantonale di Vaud, per valutare la forma oggetto della disputa, aveva esaminato la presenza sul mercato di soluzioni alternative che fossero “ragionevolmente” a disposizione dei concorrenti. Questo perché una forma si considera “tecnicamente necessaria” quando non sono disponibili soluzioni alternative. Al contrario, la presenza di forme equivalenti non determinerebbe la nullità della forma registrata, dal momento che in tal caso non vi sarebbe alcun pregiudizio per i concorrenti del titolare. Tale eccezione non era stata riscontrata dal Tribunale cantonale di Vaud, che aveva pertanto ritenuto che la forma della capsula da caffè dell’attrice fosse tecnicamente necessaria.
Con decisione del 7 settembre 2021, il Tribunale federale svizzero ha confermato la pronuncia del Tribunale cantonale, chiarendo i casi in cui un marchio di forma risulti validamente registrato. Nello specifico, esso è ammissibile soltanto se non implica svantaggi per i concorrenti (per via della possibilità di utilizzare forme alternative equivalenti che non siano meno efficienti), e se non determina per essi costi di produzione più elevati. Constatando che le alternative comportavano necessariamente costi di produzione più elevati e una minor qualità ed efficienza delle capsule, il Tribunale federale svizzero ha concluso che la forma del marchio tridimensionale era tecnicamente necessaria.
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Autore: Valentina Mazza
