Marchio tridimensionale e criteri di valutazione del carattere distintivo

Sono stati chiariti in una importante sentenza i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale.

Con una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la nullità di un marchio tridimensionale avente ad oggetto la forma di un celebre modello di stivali dopo-sci, ribadendo le conclusioni della Divisione di Annullamento e della Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO.

La decisione si inserisce nell’ambito di una vicenda iniziata nel 2017, quando un’azienda svizzera (di seguito, la “richiedente”), attiva nel settore dell’abbigliamento, avanzava domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio tridimensionale sopramenzionato, di titolarità di un’azienda calzaturiera italiana (di seguito, la “titolare”), per tutti i prodotti rivendicati nelle classi 18, 20 e 25, invocando l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), d) ed e), RMUE. A fondamento della richiesta vi erano, inter alia, la presunta mancanza di carattere distintivo intrinseco del marchio e la funzionalità tecnica della forma, trattandosi di uno stivale rappresentato in sei prospettive e dotato di una forma generale a “L”. Nel 2019, la Divisone di Annullamento (di seguito, la “Divisione”) dichiarava la nullità del marchio limitatamente ad alcuni dei prodotti rivendicati nella classe 25, cioè a dire “calzature; suole calzature; suole interne; rinforzi al tallone per calzature; tomaie”.

Nel 2020, la titolare del marchio presentava ricorso innanzi alla Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO (di seguito, la “Commissione”), che lo ha successivamente rigettato confermando le conclusioni della Divisione. Conclusioni che di recente sono state confermate anche dal Tribunale dell’Unione europea, in sede di ricorso presentato dalla titolare, che ha ribadito che la forma del marchio contestato corrisponde “alla forma corrente degli stivali dopo-sci, che sono generalmente costituiti da un albero elevato, spesso in un materiale sintetico chiaro, con suole e lacci” e, ancora, che “le diverse caratteristiche individuate dalla ricorrente costituivano dettagli decorativi o tecnici che non avevano alcuna incidenza sull’aspetto complessivo del prodotto ed erano semplicemente varianti dell’aspetto […]”.

Concludendo, per quanto qui rileva, potrebbe essere utile ricordare alcuni dei principi a fondamento delle decisioni in esame, cioè a dire:

  1. il carattere distintivo deve essere valutato con riferimento ai prodotti e servizi rivendicati e alle aspettative dei settori interessati;
  2. i criteri per la valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’effettivo aspetto di un prodotto non sono diversi da quelli da applicare ad altre categorie di marchi;
  3. la percezione del consumatore medio in relazione a un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto non è necessariamente identica alla percezione che il consumatore ha di un marchio denominativo o figurativo composto da un segno che è indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Infatti, i consumatori medi non hanno l’abitudine di fare ipotesi circa l’origine dei prodotti in base alla loro forma in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale. Pertanto, potrebbe rivelarsi più difficile stabilire il carattere distintivo in relazione a un marchio tridimensionale;
  4. solo un marchio che si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e svolge quindi la sua funzione essenziale di indicare l’origine non è privo di carattere distintivo ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Conseguentemente, con riferimento alle “varianti”, laddove un marchio tridimensionale sia costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione, il mero fatto che tale forma rappresenti una “variante” di quel tipo di prodotto non è sufficiente per stabilire che il marchio non è privo di carattere distintivo. Occorre sempre stabilire se tale marchio consenta al consumatore medio di quel prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto in esame da quelli di altre imprese senza tuttavia effettuare un esame analitico e senza prestare particolare attenzione.

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