Marchi di certificazione: percezione del consumatore nell’esame degli impedimenti assoluti

Secondo l’EUIPO la percezione del consumatore medio non è necessariamente la medesima per tutte le categorie di marchi e, nel caso specifico dei marchi di certificazione, la specifica funzione di certificazione può incidere sulla percezione degli stessi.

Questo è quanto ha evidenziato la Commissione di Ricorso dell’EUIPO nel confermare il rifiuto per carenza di distintività della domanda di marchio di certificazione “MANUKA HONEY” R 1410/2019-5 Manuka Honey. Pende ora l’esame della rivendicazione secondaria sul secondary meaning.

La questione sottoposta all’EUIPO sulla percezione del consumatori sui marchi

In data 2 ottobre 2017, la società Manuka Honey Recation Society Incorporated ha presentato la domanda di registrazione di marchio di certificazione denominativo “MANUKA HONEY”, in relazione a “miele” nella classe 30.

A seguito di tale deposito, l’Ufficio ha sollevato un rilievo ai sensi dell’articolo 85 RMUE (non soddisfacendo le condizioni stabilite all’articolo 83, paragrafo 1, RMUE), in quanto il marchio richiesto era destinato a distinguere prodotti certificati in relazione alla provenienza geografica.

Al fine di superare il rilievo, la richiedente ha modificato il Regolamento d’Uso (RdU) in modo che non facesse più riferimento all’origine geografica del prodotto, ma alle sue caratteristiche chimiche, pur essendo quest’ultime ancora in fase di verifica.

Alla luce delle suddette informazioni e avendo l’esaminatore ritenuto il marchio descrittivo e privo di carattere distintivo, l’Ufficio ha sollevato una ulteriore obiezione ai sensi dell’articolo 85 RMUE (articoli 42, paragrafo 1, e 83, paragrafo 1, RMUE).

Nonostante le contestazioni, la richiedente ha mantenuto la domanda di registrazione depositando ulteriori osservazioni a sostegno della stessa evidenziando quanto segue:

  1. il RdU non fa più riferimento all’origine geografica del prodotto ma alle sue particolari caratteristiche chimiche;
  2. poiché “Manuka” deriva dal Maori, in Unione Europea non si tratta di un termine descrittivo ma di un termine completamente diverso che non fornirebbe al consumatore informazioni dirette e/o specifiche sul prodotto;
  3. l’Ufficio non ha tenuto conto delle differenze tra un marchio di certificazione rispetto ad un marchio individuale;
  4. sulla base di una precedente causa, l’Ufficio ha commesso un errore di valutazione sulla distintività del segno non avendo fornito “ulteriori motivi a sostegno della sua obiezione in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione di quelli relativi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE”;
  5. terzi fanno un uso improprio del termine “Manuka Honey” designando miele non ricavato dalla pianta neozelandese Leptospermum scoparium e non possedendo, pertanto, le sue peculiarità.

La richiedente ha, inoltre, rivendicato in subordine il carattere distintivo acquisito del segno citando l’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

In data 30 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 85 RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, l’Esaminatore ha rifiutato integralmente la domanda di marchio, respingendo le argomentazioni della Richiedente ed evidenziando ancora una volta la descrittività del segno, in relazione a miele, per almeno una parte del pubblico di riferimento, i.e. i consumatori anglofoni.

La richiedente ha impugnato la decisione, reiterando l’unicità delle caratteristiche del miele di Manuka per il quale si intende ottenere la certificazione e sottolineando ancora una volta l’infondatezza delle dichiarazioni dell’Ufficio.

La Decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO

Con decisione del 27 ottobre 2021, la Commissione dell’EUIPO ha confermato quanto stabilito dall’esaminatore in sede di rifiuto e respinto in toto il ricorso presentato dalla richiedente.

Nel raggiungere tale conclusione, la Commissione ha, tra le altre cose, evidenziato quanto segue:

  • i marchi di certificazione sono normalmente utilizzati in abbinamento ai marchi ordinari sul prodotto, sull’imballaggio o nella pubblicità;
  • il pubblico è abituato al fatto che i marchi di certificazione spesso (ma non necessariamente) hanno la forma di un logo o di un sigillo, che alludono alle caratteristiche certificate o includono parole come “certificato”, “testato”, “controllato”, “verificato”, “accettato”, “approvato” ecc;
  • in alcuni casi, l’associazione responsabile del programma di certificazione è menzionata anche nel logo o nel sigillo;
  • la diversa percezione dei marchi ordinari dai marchi di certificazione può condurre a una valutazione diversa del livello minimo di carattere distintivo intrinseco;
  • uno stesso segno potrebbe essere privo di carattere distintivo se depositato come marchio ordinario e, al contempo, soddisfare la soglia del carattere distintivo intrinseco se depositato come marchio di certificazione;
  • sulla base della documentazione prodotto dalla Richiedente, il consumatore di lingua inglese immediatamente associa il termine “Manuka Honey” a un tipo di miele costoso, prodotto dall’albero di Manuka;
  • di fronte alle parole “Manuka Honey” in relazione al miele, il consumatore percepirà direttamente il messaggio che la titolare offre un tipo di miele. Pertanto, “Manuka Honwy” è un’indicazione puramente generica di un tipo di miele e non svolge la funzione primaria di distinguere un miele certificato da un miele non certificato.

Alle medesime conclusioni è giunto anche l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO).

L’esame della domanda UE proseguirà ora in relazione alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE

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