Il Tribunale UE sui limiti della malafede nell’uso di un marchio del passato

Il Tribunale UE ha fornito utili indicazioni su quando l’uso un marchio precedentemente noto configuiri la malafede relativa al tentativo di trarre vantaggio dalla reputazione del vecchio marchio.

Con la decisione del 6 luglio 2022 (T-250/21, Zdút c. EUIPO), la Decima Sezione Ampliata del Tribunale UE ha annullato la decisione della seconda Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”) del 10 marzo 2021, concludendo che il semplice fatto che il titolare di un marchio abbia adottato un segno precedentemente noto, ma attualmente in disuso come “homage trademark”, ovvero come marchio che intende rendere omaggio a un marchio del passato ormai inattivo, non è sufficiente a configurare il tentativo di trarre vantaggio dalla reputazione del vecchio marchio, e quindi la malafede.

Talvolta accade, soprattutto nel settore della moda, che marchi noti, dopo un periodo di successo, finiscano nel dimenticatoio, e che, dopo alcuni anni vengano rilanciati e riacquistino notorietà. In questi casi, spesso le registrazioni di tali marchi non più utilizzati sono nel frattempo decadute. Cosa accade allora quando si tenta di registrare un marchio che intende rendere omaggio a un marchio noto ormai caduto nell’oblio? Sussiste malafede in capo al nuovo titolare in tali casi?

La questione è stata affrontata il mese scorso dal Tribunale UE nel caso Zdút c. EUIPO che, nel fornire indicazioni circa l’interpretazione del concetto di malafede, ha escluso che nel caso di specie il comportamento del titolare dell’“homage trademark” rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 59(1)(b) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (“RMUE”), che disciplina i motivi di nullità assoluta del marchio UE.

Il presente caso trova le proprie radici nel maggio del 2013, quando Ladislav Zdút ha depositato con successo la domanda di registrazione del marchio figurativo “NEHERA” come marchio europeo per i prodotti delle classi 18 (articoli in pelle, bauli e valigie, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio), 24 (coperture per letti e tovaglie) e 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria). A partire dal 2014, successivamente alla registrazione del marchio, il Sig. Zdút ha poi cominciato ad utilizzare il segno “NEHERA” nel settore dell’abbigliamento femminile.

Il 17 giugno 2019, i nipoti di Jan Nehera, fondatore del marchio Nehera, hanno presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio UE figurativo “NEHERA” del Sig. Zdút per l’insieme dei prodotti da esso designati, sostenendo che il Sig. Zdút sarebbe stato in malafede al momento del deposito della sua domanda, in quanto avrebbe cercato di agganciarsi alla notorietà acquisita dal segno originario.

Infatti, il marchio “NEHERA” era stato adottato da una nota azienda cecoslovacca nel settore dell’abbigliamento, fondata dal Sig. Nehera negli anni Trenta ed aveva raggiunto un notevole successo. Tuttavia, a partire dal 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e durante il periodo comunista, il marchio “NEHERA” non era più stato utilizzato a seguito della nazionalizzazione e del rebranding dell’azienda, ma è comunque rimasto famoso in tutto il Paese.

Con la decisione del 22 aprile 2020, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dai nipoti del Sig. Nehera per mancanza di prove circa la malafede dell’attuale titolare del marchio “NEHERA”, il Sig. Zdút. Successivamente, però, tale decisione è stata impugnata dai nipoti del Sig. Nehera e, questa volta, la Seconda Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha accolto il loro ricorso, e ha dichiarato la nullità del marchio contestato, ritenendo provata la notorietà del segno in Cecoslovacchia negli anni Trenta. Inoltre, secondo la Commissione, il Sig. Zdút sarebbe stato a conoscenza sia dell’esistenza del Sig. Jan Nehera, sia della notorietà del precedente marchio cecoslovacco, ancora vivo nella memoria del pubblico. Pertanto, l’associazione tra il titolare dell’“homage trademark” e il precedente marchio cecoslovacco rappresenterebbe un agganciamento e uno sfruttamento illecito della notorietà del Sig. Nehera e del suo anteriore marchio cecoslovacco.

Alla decisione della Seconda Commissione di Ricorso ha fatto seguito un ulteriore ricorso al Tribunale UE proposto dal Sig. Zdút, il quale riteneva non sufficienti le prove prodotte al fine di provare la notorietà residua del precedente segno “NEHERA” alla data di deposito del marchio nel 2013.

Il Tribunale UE ha osservato che, sebbene la nozione di malafede di cui all’articolo 59(1)(b) RMUE non sia definita, delimitata e nemmeno descritta nella normativa, la giurisprudenza dei Tribunali UE ne ha chiarito il significato fornendo varie indicazioni circa la sua interpretazione.

In primo luogo, il Tribunale UE, conformemente all’orientamento consolidato, ha affermato che “la nozione di malafede presuppone la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”, sottolineando che “si applica il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine”.

In secondo luogo, il Tribunale UE ha precisato che anche se la malafede si riferisce a uno stato soggettivo del richiedente un marchio, questa deve essere determinata in modo oggettivo dalle autorità competenti. Di conseguenza, “ogni allegazione di malafede deve essere valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti nel caso di specie. Solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente”. A titolo esemplificativo, al fine di decidere sull’eventuale malafede del richiedente la registrazione di un marchio al momento del deposito della domanda, il Tribunale ha indicato i seguenti fattori: “il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile, confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione” e “l’intenzione del richiedente di impedire al terzo di continuare ad utilizzare un siffatto segno”, nonché “il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo e il segno di cui vene chiesta la registrazione”. Tra le altre circostanze che possono dimostrare la malafede del richiedente, “è possibile anche tener conto dell’origine del segno e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si è inserito il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea, nonché della cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito stesso” o “del grado di notorietà di cui godeva il segno in questione nel momento in cui la sua registrazione è stata richiesta, in particolare quando tale segno è stato precedentemente registrato o utilizzato da un terzo come marchio”.

In terzo luogo, quando la malafede del richiedente un marchio “sia fondata sulla sua intenzione di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un segno o di un nome anteriore, il pubblico di riferimento per valutare l’esistenza di tale notorietà e del vantaggio indebitamente tratto da detta notorietà è quello considerato dal marchio contestato, ossia il consumatore medio dei prodotti per i quali quest’ultimo è stato registrato”.

Infine, il Tribunale UE ha ricordato che “spetta al richiedente la nullità dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo, dato che la buona fede è presunta fino a prova contraria”.

Decidendo il caso alla luce dei criteri appena elencati, il Tribunale UE ha ritenuto che i richiedenti la dichiarazione di nullità non avessero sufficientemente provato né che Jan Nehera né che il precedente marchio cecoslovacco fossero ancora noti nel 2013 a una parte dei consumatori europei. Inoltre, ha osservato che il Sig. Zdút ha dedicato notevoli sforzi economici per far rivivere il marchio dimenticato, e che, avrebbe deciso di utilizzare il vecchio marchio cecoslovacco proprio “al fine di «rendere omaggio» all’«età d’oro dell’industria tessile cecoslovacca degli anni ‘30» e, segnatamente, al sig. Jan Nehera, che egli considerava una «grande figura» e un «simbolo» di tale «periodo benedetto» per il settore dell’abbigliamento cecoslovacco”.

Tutto ciò considerato, il Tribunale UE ha escluso la malafede del nuovo titolare, ritenendo che questo non avesse cercato di trarre vantaggio dalla reputazione del vecchio marchio “NEHERA”, ma soltanto di rendergli omaggio.

Il caso Nehera non rappresenta il primo caso di marchio abbandonato successivamente riportato in vita. Al contrario, questo fenomeno di riscoperta di fashion brands da tempo dormienti è diventato assai frequente negli ultimi anni, in cui, come spiegato in questo articolo di Vogue Arabia, si è “visto un revival delle grandi dame della moda, tra cui Schiaparelli, Balmain e Carven”. Così, ad esempio, il brand Schiaparelli è stato riportato in vita nel 2014, 60 anni dopo l’ultima collezione di abiti, e le sue creazioni vengono oggi indossate da celebrità come Lady Gaga, Chiara Ferragni e Bella Hadid. Lo stesso vale per Balenciaga, riportato in vita nel 1986 dopo quasi 15 anni di inattività, che rappresenta oggi uno dei marchi di lusso più in voga soprattutto per la Gen Z.

La decisione del Tribunale UE sul caso Nehera indica quindi che in tali fattispecie la linea di demarcazione tra il rendere omaggio a un marchio del passato e il free riding può essere molto sottile. Dal ragionamento del Tribunale UE, in linea con la precedente giurisprudenza formatasi sulla questione, emerge però un’interpretazione più rigorosa del concetto di malafede.

Innanzitutto, per l’analisi della malafede, il Tribunale UE ha ritenuto fondamentale accertare l’eventuale indebito sfruttamento della notorietà di un segno o di un nome, che presuppone che tale notorietà o reputazione al momento del deposito della domanda di marchio sia effettivamente esistente o attualmente presente, e che dunque il richiedente benefici del potere di attrazione di tale marchio.

Il Tribunale UE ha inoltre affermato chiaramente che “la sola circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo ha utilizzato, in passato, un marchio identico o simile al marchio richiesto non è sufficiente a provare l’esistenza della malafede del richiedente”.

Infine, il Tribunale UE si è soffermato sul concetto di “indebito vantaggio” tratto dalla notorietà di un segno o di un nome, sostenendo che ciò “riguarda l’ipotesi in cui un terzo si collochi nel solco di un segno o di un nome anteriore rinomato al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio e di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover compiere sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare o dall’utilizzatore di tale segno o di tale nome per creare e mantenere l’immagine di detto segno o di detto nome”.

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