Decadenza e nullità dei marchi registrati: procedura in sede amministrativa in vigore

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che reca modifiche relative all’implementazione della nullità e della decadenza dei marchi registrati.

In vigore dal 29 dicembre 2022, il decreto n. 180 del 19 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che reca modifiche al decreto, n. 33 del 13 gennaio 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di attuazione del codice della proprietà industriale, relative all’implementazione dell’istituto della nullità e della decadenza dei marchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022.

Già prevista in sede europea, anche in Italia sarà possibile confrontarsi con il c.d. doppio binario. Parliamo della possibilità di far valere la nullità o la decadenza di un marchio d’impresa anche in sede amministrativa. Un cambiamento radicale rispetto al passato, che vedeva nei ricorsi giudiziali l’unica strada percorribile e che si propone di favorire una deflazione del contenzioso giudiziario come anche una riduzione dei costi e delle tempistiche necessarie per addivenire alla risoluzione delle controversie relative alla decadenza e nullità dei marchi d’impresa.

La disciplina relativa ai procedimenti di nullità e decadenza dei marchi d’impresa è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 15 del 2019, che ha modificato il Codice della Proprietà Industriale (di seguito “CPI”) inserendovi la nuova Sezione II bis “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati”, articoli 184-bis – 184-decies. L’origine del cambiamento deve rintracciarsi però nella Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, la quale fissava il termine del 14 gennaio 2023 entro cui gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi ai loro uffici, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali (c.d. doppio binario). Pertanto, delegato il Governo per il tramite della legge delega n. 163 del 2017 al recepimento delle direttive europee e in particolare, per quanto qui rileva, della Direttiva (UE) 2015/2436, si è poi giunti al suddetto Decreto legislativo n. 15 del 2019 e alla modifica del Codice, ma non all’attivazione dei procedimenti. La spiegazione per la mancata attivazione si rinviene nel disposto dell’articolo 184-nonies, che stabilisce che le norme del procedimento di nullità e decadenza entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, cui è rimessa la previsione delle modalità di applicazione. Così, intervenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, tale Decreto del Ministro dello sviluppo economico di modifica del Regolamento di attuazione del CPI, avente natura regolamentare, è stato successivamente firmato dal Ministro dello sviluppo economico e sottoposto agli organi di controllo. A completamento di quanto detto, ricordiamo infine due ulteriori atti connessi, anch’essi necessari per l’attivazione dei procedimenti, vale a dire: i) il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha modificato la disciplina previgente introducendo e fissando l’ammontare dei diritti dovuti all’atto del deposito, dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, di un’istanza di nullità o di decadenza, in misura pari a euro 500; ii) un atto dell’UIBM che comunicherà agli utenti la data a decorrere dalla quale i soggetti interessati potranno depositare le istanze di nullità o di decadenza di un marchio di impresa registrato innanzi l’UIBM.

Procediamo ora ripercorrendo i casi in cui sarà possibile presentare istanza di nullità o decadenza, per la cui gestione è stata incardinata la Divisione IX dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La procedura per richiedere la decadenza o la nullità dei marchi registrati

Con riferimento al procedimento di nullità, le fattispecie che legittimano la presentazione di istanza di nullità possono essere suddivise in due gruppi, i quali coincidono con i motivi di nullità c.d. assoluta e relativa. Tra i motivi di nullità assoluta (art. 184-bis, co. 3, CPI), vale a dire i motivi idonei ad impedire la registrazione del segno ab origine, si annoverano, tra le altre, le ipotesi relative alla mancanza di capacità distintiva del segno (es. segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente, art. 13, co. 1, lett. a) CPI), di illiceità del segno (es. segno idoneo a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti o servizi, art. 14, co. 1 lett. b)) e, ancora, le ipotesi di esclusione di un segno dalla registrazione perché contrario a normative speciali quali, ad esempio, la legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), art. 14, co 1, lett. c-bis CPI). Tra i motivi di nullità relativa (art. 184-bis, co. 3, lett. b) CPI), che coincidono con le fattispecie che legittimano il deposito di un atto formale di opposizione, si annoverano, tra le altre, l’ipotesi della doppia identità, vale a dire l’identità tra il segno depositato e un marchio anteriore già registrato e l’identità di prodotti e/o servizi rivendicati (art. 12, co. 1, lett. c) CPI) e l’ipotesi di un segno identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto (art. 12, co. 1, lett. f) CPI). Ciò detto, è certamente interessante evidenziare che il nuovo procedimento di nullità, che è un rimedio di natura successiva alla registrazione, rappresenterà dunque un ulteriore strumento a favore dei soggetti che vedono giungere a concessione un marchio avverso contro cui avevano presentato opposizione. Ciò in quanto, come detto, le ipotesi che legittimano il deposito di un atto di opposizione e le ipotesi di nullità relativa che legittimano la presentazione di un’istanza di nullità coincidono.

Da ultimo, con riferimento al procedimento di decadenza, l’istanza potrà essere presentata per i seguenti motivi di decadenza: in caso di sopravvenuta perdita di capacità distintiva (art. 13, co. 4, CPI), di sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, co. 2 lett. a) CPI), e, infine, nel caso di mancato utilizzo del marchio (art. 24 CPI) (art. 184-bis, co. 2, CPI).

Abbiamo definito il quadro giuridico di riferimento e individuato le principali ipotesi in cui sarà possibile agire, ma come si deposita un’istanza di nullità (o decadenza) e quali sono le fasi procedimentali? Rispondiamo prendendo in esame le principali questioni procedurali.

 Alla stregua di un procedimento di opposizione, l’istanza di nullità o decadenza di un marchio registrato indirizzata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione IX – Nullità e decadenza dei marchi e validità dei titoli, può essere:

• depositata a mano o inviato per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altri servizi di spedizione che attestino la corretta e tempestiva ricezione, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; o
• depositata per via telematica attraverso il portale dedicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per poter usufruire di questo servizio, si deve disporre di una casella di PEC ai sensi della normativa vigente in materia.

Deposito dell’istanza art. 184-bis CPI

 Sulla base della normativa vigente, l’istanza, redatta esclusivamente in lingua italiana dal soggetto legittimato, può essere diretta contro un solo marchio e, a pena l’inammissibilità, deve contenere:

1. il nome del titolare, il numero e la data di registrazione del marchio impugnato;
2. l’identificazione del marchio, della D.O.P., I.G.P., M.T.V., S.T.G., denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore, quando tale diritto abbia il requisito della legittimazione attiva ai sensi dell’art. 184-ter C.P.I.;
3. i motivi su cui si fonda la domanda e l’eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal deposito dell’istanza stessa, qualora la domanda di registrazione del marchio d’impresa attaccato sia stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo;
4. i documenti a riprova dei fatti addotti;
5. la documentazione volta a dimostrare la legittimazione attiva ad agire, ove necessario;
6. eventuale lettera di incarico, se è stato eletto domicilio presso un mandatario o un rappresentante.

I soggetti legittimati ad agire variano sulla base dell’istanza depositata:

1. qualunque interessato nei casi di decadenza/o nullità «assoluta»;
2. il titolare del diritto anteriore o il soggetto legittimato ad esercitare i diritti conferiti da una D.O.P./I.G.P. nel caso di nullità «relativa»;
3. il titolare effettivo del marchio interessato nel caso di marchio depositato da agente o rappresentante senza il consenso del titolare.

Considerata la possibilità di avviare l’azione nei confronti di parte dei prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, l’istanza deve altresì indicare la lista dei prodotti e servizi attaccati. In assenza della stessa, l’azione si intenderà avviata nei confronti di tutti i prodotti e servizi designati.

È importante evidenziare, inoltre, che in deroga all’art. 42 Regolamento di attuazione C.P.I. non sarà ammessa la riserva di deposito dei documenti da produrre a supporto delle istanze di nullità e decadenza.

Fasi del procedimento

 A seguito del deposito dell’istanza, si apre la fase istruttoria del procedimento che comprende l’esame procedurale da parte degli esaminatori sulla ricevibilità, ammissibilità e procedibilità e che si sostanzia con l’avvio del procedimento amministrativo.

Superato detto esame, l’Ufficio invia la c.d. Prima Comunicazione alle Parti, informandole dell’inizio della fase in contraddittorio del procedimento e della possibilità di raggiungere un accordo transattivo entro un termine di cooling-off di due mesi, prorogabile più volte fino ad un massimo di dodici mesi su istanza congiunta delle parti, a far data dal ricevimento della comunicazione stessa.

In assenza di detto accordo, l’Ufficio assegna al titolare del marchio impugnato un termine di sessanta giorni per il deposito della propria memoria di replica e, ove ne ricorrano i presupposti, per depositare l’eventuale richiesta di prova dell’uso del diritto anteriore. Scaduto tale termine e recepite le controdeduzioni, l’Ufficio le trasmette al richiedente la nullità/decadenza, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per replicare. Tale replica, infine, sarà inviata al titolare del marchio impugnato a cui verrà assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni per le controdeduzioni finali.

È utile evidenziare, inoltre, che nei procedimenti di decadenza per mancato uso l’onere probatorio graverà sul titolare del marchio contestato, mentre nei procedimenti di nullità fondati su marchi anteriori l’onere probatorio graverà sull’istante.

Chiusa la fase istruttoria, si apre la fase decisoria con l’emanazione del provvedimento finale di merito da parte dell’Ufficio che può:

1. accogliere in toto l’istanza che accerta la decadenza o che dichiara la nullità del marchio per tutti i prodotti e servizi rivendicati;
2. accogliere parzialmente l’istanza che accerta la decadenza o che dichiara la nullità del marchio per una parte dei prodotti e servizi rivendicati; e
3. respingere in toto l’istanza di nullità o decadenza.

Eventuali ulteriori determinazioni espresse dall’Ufficio, unitamente a quanto sopra, potrebbero essere le seguenti:

1. disposizione di un rimborso a carico della parte soccombente;
2. disposizione del trasferimento della privativa al titolare effettivo, in caso di domanda presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo;
3. eventuale disposizione di riunire i procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.

Come per tutti i procedimenti innanzi all’UIBM, è possibile presentare ricorso innanzi alla Commissione dei Ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.

Divenuta inoppugnabile, la decisione avrà efficacia erga omnes ed avrà effetti diversi sulla base del procedimento in questione. Infatti, la nullità avrà effetti sin dalla data di registrazione del marchio impugnato e la decadenza avrà effetti dal deposito della domanda o dalla data anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

Nelle procedure di nullità e decadenza, infine, è possibile identificare i seguenti ulteriori scenari:

1. sospensione del procedimento da parte dell’Ufficio, ovvero previa richiesta congiunta delle parti;
2. rinuncia totale o parziale del marchio oggetto dell’azione trasmessa all’istante per considerazioni, con l’invito di farne comunicazione all’Ufficio entro il termine di trenta giorni; e
3. estinzione del procedimento.

Sul coordinamento tra i procedimenti in sede amministrativa e quelli giudiziali di decadenza e nullità è stato chiarito, infine, che i) non possono essere attivati innanzi all’UIBM procedimenti qualora sia stata presentata contestualmente una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e che ii) qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia stata presentata in pendenza di un procedimento giudiziario connesso per il suo oggetto, l’Ufficio potrà sospendere il relativo procedimento amministrativo.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Nullità relativa di un marchio europeo: si pronuncia il Tribunale dell’UE”.