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Il Tribunale UE si è espresso in relazione ai criteri da applicare ai fini della valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto.

Con una recente sentenza, il Tribunale dell’UE ha confermato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale, esprimendosi su un procedimento che vede come convenuta una nota azienda informatica statunitense, che aveva agito a tutela del proprio marchio notorio rispetto ai servizi relativi ai motori di ricerca, divenuto oggetto di una nuova domanda di marchio denominativo destinato a contrassegnare prodotti appartenenti al settore automobilistico.

La prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea confermava la decisione con cui la Divisione di opposizione dell’EUIPO aveva accolto integralmente l’opposizione presentata da un’azienda statunitense attiva nel settore dell’informatica e nota a livello globale, fondata sul rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sulla notorietà del marchio anteriore, di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Il procedimento era stato presentato avverso la registrazione di una nuova domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, presentata da una persona fisica, attiva nel settore automobilistico. Più nel dettaglio, il marchio contestato era costituito da due elementi denominativi, di cui uno identico al marchio notorio anteriore – concesso nel 2005, in relazione alle classi di prodotti e servizi 9, 35, 38 e 42 della Classificazione di Nizza – e l’altro, da un elemento descrittivo dei prodotti designati, appartenenti alla classe 12, tra cui, inter alia, “veicoli e parti e accessori di veicoli”, della Classificazione di Nizza.

In primo luogo, la Commissione riconosceva la notorietà del marchio anteriore relativamente al settore dell’informatica e dei servizi relativi ai motori di ricerca, determinata, in particolar modo, dall’utilizzo del segno per contrassegnare un noto motore di ricerca su Internet e, dunque, uno strumento di ricerca comune. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto sussistente un elevato grado di somiglianza tra i segni. Proseguendo, in terzo luogo, ha ritenuto esistente un nesso tra i Marchi in conflitto. Infine, la Commissione ha ritenuto che dall’uso del marchio contestato la richiedente potesse trarre un indebito vantaggio, stante la riconosciuta notorietà del marchio anteriore.

La decisione con cui la Commissione ha respinto il ricorso è stata poi impugnata dalla richiedente dinanzi il Tribunale, che ha confermato la decisione della Commissione e respinto integralmente il ricorso, condannando la ricorrente a sostenere le spese.

Di seguito, una breve disamina delle argomentazioni a fondamento della sentenza del Tribunale, concernenti il motivo unico alla base del ricorso e comprendente: a) l’erronea valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto; b) l’erronea valutazione del rischio di indebito vantaggio.

   a. Sull’erronea valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto

  •  La ricorrente asseriva che, ai fini della valutazione relativa alla sussistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, occorresse esaminare non solo il grado di somiglianza tra i segni, ma anche la natura dei prodotti e dei servizi nonché i rispettivi settori di riferimento. Sottolineava dunque la distanza tra il settore di appartenenza dei suddetti prodotti nella classe 12 e quello delle tecnologie dell’informazione e dell’informatica e, in particolare, dei servizi di motore di ricerca rispetto al quale, tuttavia, riconosceva pacificamente la notorietà del marchio anteriore.

Il Tribunale ha innanzitutto citato la giurisprudenza europea secondo la quale la differenza tra i prodotti designati dai marchi non è, di per sé, sufficiente ad escludere una certa affinità tra i prodotti e i servizi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Non è necessario, dunque, un nesso diretto e immediato tra i prodotti e i servizi. A valle di tali principi ha giudicato corretto il ragionamento della Commissione che, pur tenendo debitamente conto dell’argomento secondo cui i prodotti designati dal marchio contestato non sono simili ai prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà, ha concluso che la natura dei prodotti e dei servizi in questione è tale da stabilire un nesso tra i Marchi, inducendo il pubblico di riferimento – pur consapevole della notorietà del marchio anteriore – ad associare una eventuale autovettura prodotta dalla richiedente alla Convenuta.

  • La ricorrente asseriva che la Commissione avesse errato nel considerare ai fini delle proprie valutazioni soltanto una parte dei prodotti designati nella nuova domanda.

Il Tribunale ha citato la giurisprudenza europea secondo la quale l’esaminatore non è tenuto a motivare il risultato del confronto per ciascuno dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda di registrazione. Per contro, una motivazione complessiva può essere utilizzata per gruppi di prodotti interessati, qualora tali prodotti presentino caratteristiche analoghe.  Nel caso di specie, tutti i prodotti designati appartengono alla più ampia categoria dei veicoli o sono parti e componenti di tali prodotti. Pertanto, la Commissione ha giustamente provveduto a verificare globalmente l’insieme di tali prodotti.

Nella sentenza in commento, il Tribunale ha altresì statuito che il pubblico di riferimento dei Marchi in conflitto coincide. Invero, i Marchi condividono alcuni prodotti per natura rivolti al grande pubblico. A ciò, ha aggiunto che la Commissione ha giustamente constatato che il marchio anteriore è conosciuto e gode di una grande notorietà presso pubblici specializzati in svariati settori. Da tale circostanza si deve dedurre la correttezza della conclusione secondo la quale il grande pubblico e i pubblici specializzati stabiliranno verosimilmente un nesso tra i Marchi. Conclusione che trova il proprio fondamento anche nella forte presenza del marchio anteriore nella vita quotidiana di tutto il pubblico di riferimento considerato.

  • Il Tribunale ha concluso che, ai fini della instaurazione di un nesso, la mera esistenza di un ulteriore marchio utilizzato dalla richiedente in relazione alle proprie automobili, non rileva ai fini dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto.b. Sull’erronea valutazione del rischio di indebito vantaggio

Ferma la giurisprudenza relativa alla definizione di indebito vantaggio, che comprende la situazione in cui il marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate sono trasferite ai prodotti designati dal marchio contestato, cosicché la loro commercializzazione è facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio, e a valle di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, il Tribunale ha concluso per la sussistenza del rischio di indebito vantaggio, a fronte della estrema notorietà del marchio anteriore. 

Concludendo la sentenza in commento è certamente utile ai fini della individuazione dei criteri da applicare ai fini della valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, intesa come requisito necessario per invocare la tutela offerta dalla notorietà del proprio marchio.

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