Lo scorso 3 aprile 2023, l’Ufficio per la proprietà intellettuale britannico (UKIPO) ha pubblicato una Practice Amendment Notice (PAN) contenente le indicazioni per la classificazione dei marchi per prodotti e servizi virtuali, quali gli NFT, forniti nel Metaverso ai fini della loro registrazione.
Di seguito ne analizziamo i contenuti principali.
La posizione dell’UKIPO sulla registrazione dei marchi relativi a NFT
Nell’ultimo periodo, l’UKIPO ha ricevuto un numero crescente di domande di marchio, depositate specialmente con riguardo ai nuovi non-fungible token (NFT). Fino ad oggi non esisteva, nel Regno Unito, una specifica regola circa l’inquadramento dei termini “NFT” e più in generale dei “prodotti e servizi virtuali”. Queste nuove linee guida, invece, sono, adesso, destinate ad essere applicate immediatamente e, in particolare, mirano a fornire maggiore chiarezza circa i problemi di cui sopra.
Con il presente PAN si è stabilito che il solo termine “NFT” non vale più come termine di classificazione, in quanto, se privo dell’indicazione del bene a cui si riferisce, esso risulterebbe intrinsecamente vago. Invece, ad esempio, sarebbe considerata non generica, e dunque idonea, l’espressione “arte digitale autenticata da token non fungibile”.
Ad ogni modo, ciò che colpisce è la posizione presa dall’UKIPO circa il potenziale incrocio tra i prodotti fisici e virtuali. Difatti, le linee guida muovono dalla posizione secondo la quale i NFT possano essere utilizzati al fine di autenticare qualsiasi cosa e, dunque, non solo beni digitali. Questo significa che i beni virtuali verranno trattati alla stregua dei beni fisici.
Di conseguenza, secondo il PAN britannico, i prodotti chiaramente definiti come “autenticati da NFT” potranno essere registrati nella classe merceologica appropriata per quei beni reali.
Per quanto riguarda i servizi, invece, l’UKIPO ha precisato che non c’è alcuna ragione per cui un servizio in grado di essere erogato con mezzi virtuali non possa essere erogato all’interno del metaverso. Pertanto, anche qui, ad esempio “i servizi di vendita al dettaglio connessi alla vendita di abbigliamento virtuale, arte digitale, file audio, autenticati da non-fungible token” non dovranno più essere registrati nella classe 9 ma saranno accettati anche per la classe 35, prevista normalmente per servizi reali.
Si riconosce tuttavia che questo tipo di approccio potrebbe non essere possibile per tutti i tipi di servizi nel metaverso. Sul punto il PAN offre l’esempio del food delivery, considerato un servizio nella classe 43 nel mondo fisico, ma d’altra parte, è incerto come tale servizio possa essere reso effettivamente e dunque come un avatar possa “consumare” cibo nel metaverso. Dunque, per alcuni tipi di servizi, non è sempre evidente come questi possano essere forniti sulle piattaforme digitali, e a riguardo l’esaminatore cercherà di ottenere dei chiarimenti.
Il confronto con le linee guida dell’EUIPO sugli NFT
Bisogna segnalare altresì come, lo scorso anno, anche l’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) abbia emanato una guida analoga, in vista della dodicesima edizione della Classificazione di Nizza.
La posizione presa dall’UKIPO sembra essere in linea con quanto prescritto dalle indicazioni europee relative alla generalità e vaghezza dei soli termini “NFT”. Difatti, i casi più recenti hanno mostrato come l’EUIPO tenda a rifiutare le domande di marchio depositate per termini generici di NFT, richiedendo agli stessi titolari di specificare nel dettaglio il tipo di elemento digitale che tale NFT autentica.
Opposta è invece la posizione dell’EUIPO sul relativo crossover di prodotti virtuali e reali. Infatti, a suo tempo, l’EUIPO aveva coniato un termine apposito per l’inserimento di NFT, ossia il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili”, specificando che, in questo modo, simili prodotti e servizi virtuali potranno essere registrati esclusivamente nella classe 9.
In conclusione, la posizione presa dall’UKIPO sembra avvantaggiare ancora di più i titolari di marchi inglesi rispetto a quelli europei, poiché questi, per evitare contenziosi connessi all’uso del proprio segno nel Metaverso, non saranno costretti a ricorrere ad una tutela preventiva, registrando i loro marchi anche in classe 9.
Per approfondire meglio il confronto con le linee guida offerte dall’EUIPO, può essere interessante l’articolo L’ EUIPO dà indicazioni sui marchi relativi a prodotti virtuali e NFT .
Autore: DLA Piper
