Una recente sentenza introduce novità sulla valutazione del rischio di confusione tra un marchio patronimico e un altro nel settore vitivinicolo.
Con una recente sentenza, la Commissione dei Ricorsi ha introdotto alcune novità rispetto alla valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo, concludendo che il patronimico, e non gli ulteriori elementi di differenziazione presenti nel marchio, costituisce l’elemento in base al quale stabilire la presenza di un rischio di confusione tra i marchi patronimici.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) aveva respinto integralmente l’opposizione avviata dai titolari di tre registrazioni di marchio anteriori costituite da un patronimico – due registrazioni italiane di marchio denominativo e una registrazione europea di marchio figurativo (costituito da un patronimico, riportato in grassetto, su uno sfondo scuro) –, nelle classi 29, 30 e 33 (per vini), proposta avverso la registrazione di una domanda italiana di marchio figurativo costituito dal medesimo patronimico, abbinato al prenome del titolare e alla raffigurazione di un giogo per animali da tiro, dominante e distintiva, nelle classi 31 e 33 (per vini) (“Marchio Contestato”).
L’UIBM, esaminando le privative da un punto di vista merceologico, aveva rilevato un’identità rispetto alla classe 33. Dal punto di vista grafico, invece, aveva rilevato una somiglianza visiva tra i segni di livello medio basso, ritenendo prevalenti le differenze grafiche rispetto alle somiglianze. Anche sulla base di tali conclusioni, l’Ufficio emetteva una decisione di respingimento integrale dell’opposizione, avverso la quale veniva poi presentato ricorso dai titolari delle privative anteriori, che asserivano che l’UIBM avesse erroneamente: i) condotto l’esame di comparazione tra i marchi; ii) valutato il rischio di confusione tra i marchi in conflitto; e c) rilevato una pacifica coesistenza tra i marchi.
Diversamente da quanto accaduto in sede di opposizione, la Commissione dei Ricorsi ha poi ritenuto fondate le ragioni della ricorrente. La sentenza di accoglimento integrale in esame è intervenuta nonostante il richiedente avesse: i) posto a fondamento delle proprie osservazioni i rilevanti elementi di differenziazione tra i marchi, ossia il prenome e l’elemento figurativo avente carattere dominante e distintivo; ii) richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il patronimico nel settore vitivinicolo ha una minore valenza distintiva; iii) provato la pacifica coesistenza delle due aziende nel medesimo settore fornendo prove documentali.
In occasione della sentenza in esame, la Commissione dei Ricorsi ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto alla valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo, essendosi sensibilmente allontanata dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario.
Secondo detto orientamento maggioritario, è precluso l’uso di un patronimico come marchio, anche se accompagnato da elementi di differenziazione, quando il marchio successivo viene utilizzato nella stessa classe merceologica del marchio patronimico preesistente. Allo stesso modo, è preclusa la registrazione di un marchio successivo, per difetto di novità, quando detto marchio riproduca il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico. Ciò, nonostante l’aggiunta di elementi ulteriori, potendo sorgere in questo caso un rischio di confusione per il pubblico di riferimento rispetto all’origine commerciale dei prodotti o servizi; rischio che certamente si incrementa nel caso di prodotti o servizi identici o affini. D’altro canto, sempre secondo lo stesso orientamento, se l’aggiunta di elementi ulteriori al patronimico non determina automaticamente la sussistenza del requisito della novità, è anche vero che tale aggiunta non ne esclude automaticamente la presenza, da valutarsi necessariamente caso per caso. A completamento di quanto detto, è bene ricordare, altresì, la minore valenza distintiva comunemente riconosciuta al patronimico nel settore vitivinicolo. La ragione di quanto appena detto trova origine nelle stesse consuetudini del settore. In questo specifico settore produttivo, infatti, si rileva la tendenza ad utilizzare i nomi di famiglia – spesso comuni ad una pluralità di famiglie – come segni distintivi dei propri prodotti. Pertanto, al patronimico viene solitamente attribuita una scarsa capacità distintiva proprio in virtù dell’ampio utilizzo che ne viene fatto dalle imprese produttrici, spesso di piccole dimensioni, a conduzione familiare e presenti nella medesima area geografica. Da detta scarsa capacità distintiva, deriva però l’idoneità dell’aggiunta del prenome al cognome ad escludere un rischio di confusione tra marchi, che si riduce ulteriormente in presenza di ulteriori elementi di differenziazione.
Diversi sono stati i casi in cui in presenza di ulteriori elementi di differenziazione, il rischio di confusione tra marchi patronimici è stato escluso. Tenendo in considerazione gli elementi e le circostanze utili ad ottenere tale esito, deducibili dall’orientamento sopra esposto, stupisce il contenuto della sentenza della Commissione, potendosi rintracciare anche nel marchio successivo della controversia in esame gli elementi – ossia il prenome del richiedente e un elemento grafico dominante e distintivo in aggiunta al patronimico – che spesso sono stati giudicati idonei ad escludere il rischio di confusione tra marchi patronimici.
Come anticipato, la sentenza della Commissione ha infatti accolto il ricorso, rinnovando il valore degli elementi rilevanti in sede di valutazione del rischio di confusione tra marchi patronimici nel settore vitivinicolo. Nello specifico, per quanto qui rileva, la Commissione, virando parzialmente verso un orientamento più europeo, ha concluso che: i) il patronimico è l’elemento centrale nel giudizio di confondibilità tra marchi, in quanto idoneo a prevalere sugli altri elementi e a suscitare una chiara e immediata associazione con l’origine dei prodotti e servizi in esame; ii) l’apporto differenziale derivante dall’utilizzo del prenome unitamente a un elemento figurativo non rileva nei casi in cui al patronimico si riconosce forza distintiva accresciuta, in virtù dell’uso intensivo del segno o della notorietà acquisita rispetto al prodotto. Alla luce di questa sentenza, sarà certamente interessante monitorare gli ulteriori sviluppi in materia.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Rischio di confusione tra marchi nel settore vinicolo – ALEGRO vs. ALEGRA DE BERONIA”.
Autore: Tamara D'Angeli
