Con una recente decisione, la Divisione d’Opposizione dell’EUIPO si è espressa in tema di marchi figurativi affermando che la mera associazione dei segni in esame alla specie animale non fosse in alcun modo sufficiente a evocare una similitudine concettuale tra i due, tale da rigettare la domanda di registrazione del marchio figurativo di parte opposta.
Venendo ai fatti che hanno dato origine alla presente controversia, il 29 aprile 2022, la società opposta ha presentato domanda di registrazione per il marchio comunitario figurativo n. 18695865 per le classi 18 e 25, consistente in una doppia linea circolare sulla cui parte superiore è raffigurata una farfalla stilizzata.
Fondandosi sul rischio di confusione per il pubblico a causa della similitudine concettuale tra i due segni ex art. 8(1)(b) del Regolamento UE 2017/1001 (di seguito, “RMUE“), nonché sulla tutela allargata concessa ai marchi che godono di notorietà ex art. 8(5) RMUE, la nota società di moda ha presentato un’opposizione basata su due marchi figurativi anteriori di cui è titolare (il marchio italiano n. 2017000128845 e la registrazione del marchio internazionale n. 1419699 designante l’UE), consistenti in una doppia linea circolare nella parte superiore della quale sono posati due uccelli stilizzati, con ali aperte e venature che evocano piumaggio, disposti simmetricamente con i rispettivi becchi uniti.
Entrambi i marchi illustrati coprono le classi 18, 25 e 35 della Classificazione di Nizza.
Con riferimento all’analisi dei due segni, l’EUIPO, richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia, ha ricordato che la valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
In primo luogo, la Divisione d’Opposizione ha riconosciuto che nessuno dei due segni in questione possiede elementi che sono da considerarsi chiaramente dominanti. Essi si differenziano, rispettivamente, nelle figure degli uccellini e della farfalla che sono normalmente distintivi, non avendo alcuna relazione con i prodotti e servizi in questione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’opponente, l’EUIPO ha ritenuto che la similitudine visiva tra i due marchi fosse estremamente remota.
Anche livello concettuale, la Divisione d’Opposizione ha precisato che i segni sono dissimili poiché associati a significati diversi, veicolati, rispettivamente, dagli uccellini e dalla farfalla. Come anticipato, secondo l’EUIPO la semplice appartenenza alla specie animale non è in alcun modo sufficiente a evocare una similitudine concettuale. Infatti, il mero fatto che due simboli possano essere raggruppati sotto un termine generico comune non li rende in alcun modo simili dal punto di vista concettuale (31/01/2019, T-215/17, Pear (fig.) / Apple Bite (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79).
Con riferimento alla notorietà rivendicata dal marchio anteriore, invece, l’EUIPO ha concluso che la documentazione fornita da parte opponente non fosse sufficiente a provarne la rinomanza, ma nemmeno che il segno rivendicato avesse acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato fatto. Sul punto, è stato precisato che benché le prove depositate avessero dimostrato in qualche misura l’uso del marchio, queste non hanno fornito informazioni utili e sufficienti sull’ampiezza di tale uso. Secondo la Divisione d’Opposizione, infatti, il materiale presentato non ha offerto indicazioni in merito al grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato, né sul volume delle vendite, sulla quota di mercato del marchio o sull’ampiezza dell’opera di promozione. Di conseguenza, parte opponente non è riuscita a provare che il marchio fosse conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento.
Ritenendo, dunque, che i marchi in esame fossero visivamente simili in misura molto remota, foneticamente non comparabili e concettualmente dissimili, l’EUIPO ha concluso per il rigetto dell’opposizione proposta dalla nota società di moda.
Alla luce di quanto sopra, con questa decisione la Divisione d’Opposizione ha correttamente affermato che il semplice appartenere a una specie animale non basta per evocare una somiglianza concettuale. È stata così confermato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui il solo fatto che due segni possano essere raggruppati sotto un termine generico comune non è sufficiente per rendere due marchi automaticamente simili da un punto di vista concettuale.
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Autore: Rebecca Rossi
