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Il rapporto tra social media e diritto della proprietà intellettuale è stato di recente oggetto di dibattito a seguito di una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea che ha suscitato interesse in tutto il settore della moda, evidenziando non solo l’importanza ed influenza delle celebrità nelle controversie su design e modelli, ma soprattutto il ruolo fondamentale del tempismo in suddette controversie.

È ormai prassi comune per le aziende sfruttare il potere promozionale delle celebrità e degli influencer sui social media. Queste collaborazioni spesso prevedono che le celebrità contribuiscano al processo di progettazione di prodotti specifici o addirittura assumano ruoli nella direzione creativa di un marchio.

La controversia in questione evidenzia l’influenza dei social media sul diritto di design e modelli e vede come protagonisti Rihanna, icona nel mondo della musica, del makup e della moda, e un’azienda leader mondiale nel settore dell’abbigliamento sportivo. I post di Rihanna su Instagram si sono infatti rivelati fatali per il Design Comunitario Registrato n. 3320555-0002 della nota azienda.

(noto anche come “disegno o modello comunitario contestato”).

Riassumendo i fatti antecedenti alla sentenza: il 26 luglio 2016 l’azienda di abbigliamento sportivo aveva presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario per una scarpa da ginnastica rientrante nella classe 02-04 dell’Accordo di Locarno. La Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV l’aveva contestata, chiedendo contestualmente all’EUIPO una dichiarazione di nullità basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Alla domanda venivano allegati dei post pubblicati sulla pagina Instagram di Rihanna datati 16 e 17 dicembre 2014, che la ritraggono con scarpe simili.

Il 19 marzo 2021, la Divisione di invalidità accoglieva la domanda, concedendo la dichiarazione di nullità. La nota azienda di abbigliamento sportivo ha quindi deciso di presentare appello contro questa decisione il 21 aprile 2021. Il Tribunale per giungere ad una decisione ha suddiviso l’analisi della questione in due parti, corrispondenti ai motivi di ricorso. In primo luogo, ha affrontato la questione relativa all’irricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità. In secondo luogo, ha affrontato la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento 6/2002.

Sebbene apparentemente semplice, questo caso solleva interessanti interrogativi.

Uno di questi riguarda la portata della divulgazione richiesta per invalidare un DCR. Il tribunale ha sostenuto la necessità che si proceda ad una divulgazione completa del design negli ambienti specializzati del settore, allineandosi quindi con la giurisprudenza esistente. Tale giurisprudenza richiede infatti che il confronto tra l’impressione complessiva prodotta dal Design Comunitario Registrato e i disegni precedenti, ai sensi dell’articolo 6(1) del Regolamento, debba essere effettuato alla luce dell’aspetto complessivo di ciascuno di tali disegni e modelli. Non è consentito prendere le singole caratteristiche di diversi disegni e modelli, combinarle e confrontare tale combinazione con il design contestato. Spetta quindi al richiedente identificare e riprodurre con precisione e integralmente il disegno o modello asseritamente anteriore per dimostrare che il disegno o modello contestato non può essere validamente registrato.

Dato che il disegno o modello anteriore deve essere stato divulgato nella sua interezza, la questione successiva è se il Tribunale fosse giustificato a formulare ipotesi sull’aspetto delle parti non visibili del disegno o modello anteriore. Nella stessa decisione, il Tribunale ha infatti affermato che la divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere provata per mezzo di ipotesi. Non vi sarebbero ragioni, dunque, per escludere l’applicabilità di questo principio anche alla divulgazione di parti del disegno o modello precedente. (cfr. CGUE, Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles e EUIPO, cause C-361/15 P e C-405/15 P, par. 65). Il tribunale, tuttavia, nel caso di specie ha ipotizzato che la parte non visibile della scarpa sinistra potesse condividere le stesse caratteristiche delle parti visibili della stessa, sull’assunto che, solitamente, le singole scarpe sono prodotte in modo tale da costituire un paio di scarpe uniformi. Sebbene una tale presunzione sia ragionevole, condividerla potrebbe comportare un’inversione dell’onere della prova, mentre, come già ripetuto, spetta al ricorrente identificare e riprodurre esattamente ed integralmente il disegno o modello precedente.

Infine, si pone la questione se il Tribunale fosse legittimato a fare una constatazione di fatto ipotizzando l’aspetto del retro della scarpa sinistra senza fare riferimento alle conclusioni della commissione di ricorso.

Lo scopo di un ricorso al Tribunale è quello di controllare la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso. Tale controllo deve essere effettuato sulla base del contesto di fatto e di diritto della controversia così come è stata portata dinanzi alla commissione di ricorso (cfr.  ad esempio, T-724/17, par. 21). Né le parti né il Tribunale possono andare oltre questo contesto di fatto e di diritto (T-36/17, paragrafo 18). Pertanto, siccome la commissione di ricorso non ha stabilito quale fosse l’aspetto del retro della scarpa sinistra (nemmeno facendo una supposizione), sembrerebbe contrario al principio sopra menzionato concedere alla corte la possibilità di procedere a tale constatazione per la prima volta.

Da un punto di vista pratico, questo caso sottolinea l’importanza di depositare tempestivamente i disegni e modelli e di vigilare sulle sponsorizzazioni delle celebrità sui social media. Evidenzia inoltre l’evoluzione del panorama del diritto dei disegni e modelli in risposta alle sfide dell’era digitale.

Si ritiene dunque che la recente controversia possa essere è un campanello d’allarme per i brand che si muovono nel regno dell’influencer marketing e dei social media e dell’innovazione digitale. Infatti, mentre il post di Rihanna su Instagram ridisegna il panorama del diritto di disegni e modelli, questa controversia suggerisce ai brand di operare con lungimiranza e vigilanza per prosperare nell’era digitale.

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