Con una recente sentenza, il Tribunale UE si è espresso sulla differenza sostanziale tra beni virtuali e fisici e i criteri di valutazione della capacità distintiva del marchio costituito da un nome geografico destinato a contrassegnarli. La sentenza è intervenuta in sede di un ricorso avviato per ottenere l’annullamento della decisione emessa dalla Quinta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (di seguito, “EUIPO”), nel procedimento R 773/2023-5. La ricorrente è una società appartenente a un noto gruppo tedesco attivo nel settore dell’orologeria di lusso, con sede presso la città tedesca di Glashütte.
La domanda di marchio al centro della controversia aveva ad oggetto un segno che includeva il nome della città. Inoltre, designava voci merceologiche inerenti ai beni virtuali, inclusi orologi, contenute nella classe 9, e inerenti ai relativi servizi di vendita al dettaglio e alla fornitura contenute nelle classi 35 e 41.
La sentenza è interessante per le conclusioni raggiunte dal Tribunale UE sulle problematiche legate all’utilizzo di un nome geografico e alla mancanza di capacità distintiva in relazione alla protezione di un marchio destinato a contrassegnare beni virtuali.
Le criticità connesse al nome geografico
La Commissione di ricorso ha riconosciuto che “Glashütte” è una città tedesca nota per la sua tradizione orologiera e che il pubblico tedesco assocerà immediatamente questo nome alla produzione di orologi di alta qualità. Tale associazione è sufficiente a rendere il termine “Glashütte” privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (“EUTMR”), che esclude la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare l’origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Per questi motivi, la Commissione ha confermato la mancanza di capacità distintiva del segno per contrassegnare orologi virtuali.
Il carattere distintivo di un marchio destinato a contrassegnare beni virtuali
Con riferimento alle valutazioni sul carattere distintivo e alla natura virtuale dei beni e servizi, il Tribunale UE ha stabilito che, in linea di principio, il pubblico di riferimento percepirà i beni e i servizi virtuali nello stesso modo in cui percepisce i corrispondenti beni e servizi reali. Sebbene ogni caso meriti una valutazione specifica, che tenga conto della natura dei prodotti e dei servizi virtuali coinvolti, se i beni virtuali costituiscono una semplice riproduzione dei beni reali o se i beni e i servizi virtuali ne emulano le funzioni, è altamente probabile che la percezione del pubblico riguardo a questi ultimi sia una mera proiezione della percezione che avrebbe del bene reale corrispondente.
In applicazione di quanto sopra, il Tribunale UE ha concluso che, poiché gli orologi virtuali riproducono ed emulano le funzioni degli orologi reali, la percezione del marchio destinato ai beni virtuali da parte del pubblico sarà influenzata dalla notorietà della città di Glashütte nel settore dell’orologeria tradizionale, proprio come accadrebbe per un marchio destinato a contrassegnare i medesimi beni reali. Confinato a mera informazione promozionale sulla qualità e sull’autenticità dei beni e dei servizi virtuali, il segno è stato quindi giudicato privo di capacità distintiva.
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Autore: Tamara D'Angeli
