Il 25 febbraio scorso, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso la tanto attesa decisione nel caso BSH v Electrolux (C-339/22), contribuendo a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 24 (4) Reg. UE Brussels I bis. Le ricadute della pronuncia si estendono anche alla giurisdizione dell’Unified Patent Court in ordine alla contraffazione di porzioni di brevetti validati in Paesi che non hanno aderito all’UPCA.
L’art. 24(4) Reg. UE Brussels I bis dispone che, a pronunciarsi sulla registrazione o validità di un titolo di privativa industriale, sono competenti in via esclusiva i giudici dello Stato ove il titolo è stato depositato o registrato.
La norma non chiarisce, tuttavia, quel che accade quando venga promossa, nel foro del domicilio del convenuto, una causa di contraffazione avente ad oggetto (anche) la contraffazione di un brevetto straniero, e in quel procedimento venga proposta un’azione o sollevata un’eccezione di invalidità del brevetto in questione.
In particolare, la norma non specifica se la Corte debba spogliarsi della competenza solo con riguardo alla validità del titolo o anche alla sua contraffazione, e ciò sia nel caso in cui la questione riguardi un brevetto concesso in uno Stato dell’Unione, sia che si tratti di di un brevetto valido in uno Stato extra-UE.
Si è così da ultimo giunti a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, cui è stato domandato di rispondere, in particolare, ai seguenti quesiti:
«Se l’articolo 24, punto 4, del regolamento [Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che l’espressione relativa ai procedimenti “in materia di registrazione o di validità di brevetti (…) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione” significhi che un giudice nazionale che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento suddetto, constata la propria competenza a conoscere dell’azione di contraffazione, non è più competente a conoscerne se viene sollevata un’eccezione di nullità del brevetto in questione, oppure se tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale non è competente a conoscere solo dell’eccezione di nullità.
[…]
Se l’articolo 24, punto 4, del [regolamento Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che si applica ad un giudice di uno Stato terzo, ossia, nel caso di specie, nel senso che conferisce ad un giudice della Turchia la competenza esclusiva anche per la parte del brevetto europeo ivi convalidata».
Con riguardo alla prima questione, la Corte di Giustizia ha confermato che l’art. 24 (4) Reg. Brussels I bis riguarda esclusivamente le questioni attinenti alla validità del titolo. Pertanto, la Corte adita in virtù del principio del foro del convenuto conserva la propria competenza a giudicare sulla contraffazione del brevetto straniero anche laddove innanzi ad essa sia stata sollevata un’eccezione di invalidità. Spetterà invece esclusivamente ai giudici dello Stato membro ove il brevetto è stato concesso decidere sua validità.
Quanto invece al caso in cui l’eccezione di invalidità sia sollevata in un giudizio di contraffazione di un brevetto valido in uno Stato extra-UE, secondo i giudici comunitari non potrà guardarsi all’Art. 24(4) Reg. UE Brussels I bis, la cui applicazione è circoscritta alle ipotesi in cui il titolo di privativa sia depositato o registrato in uno Stato membro dell’Unione europea. Conseguentemente, la norma non conferisce al giudice dello Stato terzo giurisdizione esclusiva a pronunciarsi sulla validità del titolo (che ben potrebbe comunque essere ad esso riservata da convenzioni internazionali).
Ciò nonostante, secondo la Corte, i giudici degli Stati membri devono comunque esercitare la propria giurisdizione nel rispetto del generale principio di non ingerenza, in forza del quale uno Stato non può interferire nelle materie che per loro natura sono espressione della sovranità nazionale di uno Stato terzo. Pertanto, ancorché la Corte di uno Stato membro possa, in assenza di preclusioni contenute in eventuali convenzioni internazionali, pronunciarsi sull’eccezione di invalidità di un brevetto extra-UE, la decisione potrà avere effetti esclusivamente inter partes, non potendo invece comportare l’annullamento – totale o parziale – del titolo.
Le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia dell’Unione, non inaspettate, hanno significative ricadute anche sulla giurisdizione dell’UPC, il cui esercizio a sua volta soggiace alle norme del diritto dell’Unione.
Se l’UPC aveva già di recente confermato la possibilità di estendere la propria giurisdizione alla contraffazione delle porzioni di brevetti europei validi in Stati che non hanno aderito all’UPCA (per approfondire: UPC e long-arm jurisdiction), ora è chiaro che potrà farlo a prescindere da eventuali eccezioni o domande di invalidità del titolo.
Su un argomento simile può essere d’interesse l’articolo ” UPC: la prima decisione di merito della Divisione Locale di Milano “
