La Quinta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha recentemente emesso una decisione significativa nel caso R 1470/2024-5, respingendo l’opposizione presentata da FAEG S.r.l. contro la registrazione del marchio “FAEG” da parte di A2Z World S.r.l.
Contesto
Il caso ha avuto origine quando A2Z World S.r.l. ha richiesto la registrazione del marchio denominativo “FAEG” per una vasta gamma di prodotti elettrici. FAEG S.r.l., opponente nel procedimento, ha contestato questa registrazione, sostenendo di utilizzare il marchio “FAEG” dal 1965 e di aver acquisito una notorietà significativa in vari paesi europei, inclusa l’Italia.
Decisione della Divisione di Opposizione
La Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha inizialmente respinto l’opposizione di FAEG S.r.l., affermando che l’opponente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare i diritti sui segni invocati conformemente alla legislazione nazionale. In particolare, la Divisione ha rilevato che le prove presentate non dimostravano una notorietà non puramente locale del marchio “FAEG”.
Ricorso e Valutazione della Commissione di Ricorso
FAEG S.r.l. ha poi presentato ricorso, insieme a ulteriori prove, quali documenti di trasporto, fatture, corrispondenza e foto di fiere. Ciò che interessa in questa sede è l’esito della verifica delle prove da parte della Commissione di Ricorso.
In particolare, la Commissione ha concluso che le prove erano insufficienti per dimostrare una notorietà non puramente locale del marchio “FAEG” in Italia. La Commissione ha rilevato che molte delle prove si riferivano a transazioni estere o a eventi fuori dal territorio italiano. Inoltre, le poche prove relative all’uso del marchio in Italia erano geograficamente confinate alla provincia di Bergamo, dove ha sede l’opponente, e non dimostravano una conoscenza diffusa del marchio tra il pubblico rilevante.
Anche dopo aver considerato le prove tardive dell’opponente, la Commissione ha confermato le conclusioni della Divisione di Opposizione secondo cui l’opposizione è infondata ai sensi dell’articolo 8(4) EUTMR. Le prove dell’opponente, che riguardano solo il territorio italiano, consistono in fatture che mostrano transazioni internazionali, bilanci finanziari, fotografie senza chiari riferimenti a luogo e data, prova dell’acquisizione del nome di dominio costituito dal segno contestato e un elenco di collegamenti ipertestuali.
Prove basate su collegamenti ipertestuali e URLs
Un punto cruciale della decisione riguarda l’uso di collegamenti ipertestuali e URLs come prove. FAEG S.r.l. ha presentato una lista di 39 collegamenti ipertestuali e URLs per dimostrare la presenza del marchio “FAEG” nel mercato. Tuttavia, la Commissione ha stabilito che semplici riferimenti a siti web, anche se corroborati da collegamenti ipertestuali diretti, non costituiscono prove valide. La natura di dette prove rende difficile accertare il contenuto e la data di pubblicazione delle pagine web, poiché queste possono essere modificate o disattivate nel tempo.
La Commissione ha sottolineato che l’onere della prova spetta all’opponente e non all’Ufficio. Pertanto, l’Ufficio non è tenuto a esaminare i collegamenti ipertestuali e URLs indicati dalle parti. I collegamenti ipertestuali devono essere integrati da prove aggiuntive, come stampe o schermate delle informazioni pertinenti contenute. La mancanza di tali prove ha portato la Commissione a concludere che l’elenco di collegamenti ipertestuali e URLs depositato da FAEG S.r.l. non fornisce informazioni utili sull’uso dei marchi anteriori. Con riferimento all’estensione territoriale, la Commissione ha confermato la notorietà puramente locale, avendo presentato la ricorrente prove per l’uso nella sola città di Bergamo. Per le ragioni anticipate, il ricorso non è stato accolto.
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