Con la decisione del 6 settembre 2024, nell’ambito del procedimento R 192/2024-2, la Seconda Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO“), ribaltando la precedente decisione della Divisione di Annullamento, ha riconosciuto che l’uso del marchio consistente nella forma della tomaia del celebre sandalo “Oran” di Hermès può essere considerato distintivo.
La vicenda ha avuto origine nel 2016, con la richiesta di registrazione del marchio figurativo “H” (presente sulla tomaia dei sandali “Oran” di Hermès) presentata dal celebre marchio parigino, per i prodotti della Classe 25. Successivamente, nel 2022, è stata presentata domanda di decadenza del marchio in quanto non ne sarebbe stato fatto un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni (art. 58, par. 1, lett. (a), RMUE).
Con decisione del 28 novembre 2023, la Divisione di Annullamento ha accolto la domanda di decadenza, ritenendo che l’utilizzo del marchio come forma di tomaia di un sandalo non può essere considerato come uso effettivo di marchio.
Avverso tale decisione, Hermès ha presentato ricorso in data 24 gennaio 2024, chiedendone l’annullamento. In particolare, nella propria memoria Hermès ha sostenuto che ai sensi dell’Articolo 4 RMUE, un marchio UE può essere costituito da qualsiasi segno, comprese le forme tridimensionali, a condizione che sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa, e che non vi è alcun requisito in base al quale un marchio debba essere apposto su un prodotto per costituire un uso.
Nella propria decisione, la Seconda Commissione di Ricorso ha precisato che nei procedimenti di decadenza è necessario riconoscere un certo grado di distintività del marchio contestato. Infatti, anche se il marchio contestato dovesse essere considerato privo di un elevato carattere distintivo, si dovrebbe nondimeno riconoscere allo stesso un carattere distintivo minimo in virtù della sua registrazione.
Inoltre, la Seconda Commissione di Ricorso ha osservato che sebbene un marchio possa essere utilizzato come elemento non distintivo dei prodotti per cui è registrato (in questo caso, si tratta di beni quali calzature e accessori di moda), ciò non si verifica nel caso in esame, date le scarse prove che sono state presentate dal soggetto richiedente la decadenza del marchio di Hermès.
Al contrario, la maison ha fornito numerose prove volte a dimostrare che nel settore di mercato di riferimento, è consuetudine includere marchi nella forma delle tomaie di sandali, e che la maggior parte dei principali produttori di sandali segue questa diffusa pratica di mercato. Le varie prove fornite da Hermès, tra cui vi è anche un’indagine di mercato in Francia, hanno dimostrato che i consumatori riconoscono dalla forma delle tomaie dei sandali la provenienza commerciale del prodotto.
La Seconda Commissione di Ricorso ha inoltre considerato che l’uso del marchio figurativo “H” di Hermès per l’anello da sciarpa costituisce un utilizzo come marchio distintivo. Dunque, la lettera “H”, utilizzata in questo caso per l’anello da sciarpa, è idonea a identificare la provenienza del prodotto, consentendo quindi ai consumatori di associarlo a Hermès. Con riguardo alle magliette e alle felpe, è stato rilevato che, nonostante lievi differenze visive nella rappresentazione del segno, gli esempi presentati da Hermès dimostrano l’uso del segno come registrato per t-shirt e felpe nella Classe 25. Tuttavia, la Commissione ha escluso sussistere alcun uso del marchio contestato in relazione a cappelli e altri beni inclusi nella Classe 25 (es. stivali, pantofole), per i quali Hermès non ha presentato alcuna prova di utilizzo.
La Seconda Commissione di Ricorso ha dunque concluso affermando che il marchio contestato di Hermès è stato usato (i) come marchio per calzature, e (ii) in una forma che non altera il suo carattere distintivo anche per i seguenti beni inclusi nella Classe 25: magliette, felpe e anelli per sciarpe. La Commissione ha dunque rinviato alla Divisione di Annullamento per un ulteriore esame in relazione ai criteri di uso del marchio contestato, che non sono stati oggetto di analisi nella decisione.
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Autore: Carolina Battistella
