La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in una controversia sulla validità di un marchio italiano, contestato da due società americane titolari di un marchio di moda, registrato in precedenza e asseritamente rinomato. Il caso ha offerto l’opportunità di chiarire se il confronto tra segni, nei giudizi di nullità, debba essere condotto in astratto o in concreto e in che misura tale valutazione differisca da quella svolta nei giudizi di contraffazione.
In base all’art. 12, comma 1, lett. d) del Codice della Proprietà Industriale, un marchio non può essere registrato se identico o simile a uno già esistente per prodotti o servizi affini, laddove ciò possa ingenerare confusione nel pubblico. Tale disposizione riflette il principio di tutela dei marchi anteriori sancito anche a livello europeo dall’articolo 5 della Direttiva (UE) 2015/2436 e dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/1001.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano aveva escluso la nullità del marchio italiano, ritenendo non sussistente un rischio di confusione con il segno delle società americane e negando che quest’ultimo godesse di rinomanza in Italia. La decisione si basava su un’analisi concreta dell’uso effettivo dei marchi e delle relative classi merceologiche, evidenziando una diversità funzionale tra i prodotti e servizi offerti sotto i rispettivi segni distintivi.
La Suprema corte, tuttavia, ha cassato in parte la sentenza d’appello, chiarendo un aspetto fondamentale: nel giudizio di nullità, il confronto tra i segni deve essere effettuato in astratto, ovvero tenendo conto esclusivamente delle registrazioni e non dell’uso effettivo del marchio. Al contrario, nei giudizi di contraffazione, il rischio di confusione deve essere valutato in concreto, considerando anche le modalità di utilizzo del segno e la percezione del pubblico di riferimento.
La pronuncia assume particolare rilievo perché ribadisce che la valutazione del rischio di confusione non segue criteri identici nei due tipi di giudizio. Nei procedimenti di nullità, il raffronto avviene sulla base dei dati formali, mentre nei giudizi di contraffazione si tiene conto della realtà commerciale e della concreta interazione tra i marchi nel mercato.
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