Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso cautelare degli organizzatori del concorso “Miss Italia” che hanno contestato l’utilizzo del termine come titolo e title track dell’ultimo album di Ditonellapiaga, cantautrice italiana in gara all’ultimo Festival di Sanremo con “Che fastidio!“. La società ricorrente ha lamentato la violazione dei propri diritti esclusivi sul marchio, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 30/20025 (Codice della proprietà industriale, “c.p.i.”). Il Tribunale, dopo aver escluso sistematicamente ciascuna delle tre ipotesi previste dalla norma, ha concentrato la propria analisi sul tema del bilanciamento tra tutela del marchio rinomato ed esimente artistica.
La contestazione di “Miss Italia”
Durante lo svolgimento del Festival di Sanremo, in seguito all’annuncio della pubblicazione del nuovo album di Ditonellapiaga, intitolato “Miss Italia“, la società titolare dei marchi “Miss Italia” e “Concorso Nazionale Miss Italia” ha presentato un ricorso cautelare, chiedendo al Tribunale di inibire la pubblicazione dell’album, programmata per il 10 aprile scorso. È stata anche contestata la copertina dell’album, raffigurante la cantante con una corona tradizionalmente associata alla vincitrice del concorso, e il brano omonimo contenuto nell’album. La ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare la cessazione della produzione, distribuzione, commercializzazione e promozione dell’album, il ritiro dal commercio delle copie eventualmente già vendute, e la rimozione del titolo dalle piattaforme digitali.
Le parti resistenti si sono difese evidenziando che la locuzione “Miss Italia” è stata utilizzata con funzione puramente descrittiva, ricorrendo ad un uso ironico e autoironico della stessa, senza mai eccedere i limiti di continenza ed onestà.
La decisione del Tribunale di Roma
Nel rigettare il ricorso, il Giudice ha ripercorso le ipotesi di tutela previste dall’art. 20 c.p.i., escludendone l’applicazione.
In particolare, per quanto riguarda la lettera a), che vieta l’utilizzo di un segno identico ad un marchio registrato per prodotti o servizi identici, il Tribunale ha osservato che non sussiste il requisito dell’identità del marchio registrato con il prodotto oggetto di contestazione. Il marchio “Miss Italia” è un marchio complesso, composto da elementi denominativi e figurativi, ossia il profilo stilizzato di un volto femminile con corona, una fascia diagonale, ed è contraddistinto da colori specifici. Il titolo dell’album di Ditonellapiaga si compone, invece, delle sole due parole, con carattere tipografico diverso, in un colore unico (giallo) e senza alcun elemento grafico aggiuntivo. Pertanto, il Tribunale ha concluso che gli elementi descrittivi e figurativi del marchio registrato non sono rinvenibili in modo identico nel titolo dell’album. Peraltro, i due segni sono utilizzati per settori merceologici di riferimento diversi, che non sono in alcun modo sovrapponibili.
Quanto alla lettera b) dell’art. 20 c.p.i., che vieta l’uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi affini, generando un rischio di confusione, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non ha introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti a dimostrare l’affinità o la somiglianza tra i settori di riferimento dei due segni, ossia l’organizzazione di concorsi di bellezza e l’ambito discografico. Infatti, la registrazione del marchio oggetto di causa copre numerose categorie di beni e servizi, tra cui gioielleria, cosmetica, abbigliamento, alimenti, ma non include riferimenti al settore musicale. Pertanto, sussistendo una “complessiva disomogeneità” dei settori merceologici di riferimento, deve escludersi il rischio di confusione tra il marchio registrato e l’utilizzo della locuzione “Miss Italia” come titolo dell’album.
La giurisprudenza di merito, richiamata dal Tribunale a supporto della propria decisione, ha già chiarito in casi analoghi che l’evocazione ironica o parodistica di un marchio celebre in ambito musicale non genera rischio di confusione, poiché il consumatore medio del settore discografico è ritenuto sufficientemente avveduto da cogliere immediatamente la natura e lo scopo dell’operazione creativa. In casi simili, è stato riconosciuto che l’uso di un segno sulla copertina di un album in chiave parodistica non pregiudicava la posizione del titolare del marchio e non arrecava alcun vantaggio indebito al soggetto terzo (Tribunale di Milano, ordinanza del 31 dicembre 2009 nel caso Deutsche Grammophon).
Nel caso in esame, il ragionamento si rafforza ulteriormente considerando che il marchio complesso “Miss Italia” è, per sua natura, principalmente riferibile al settore dei concorsi di bellezza e alle attività promozionali a esso connesse, mentre l’uso della medesima locuzione come titolo di un album si rivolge a un pubblico del tutto distinto e assolve una funzione descrittiva del contenuto dell’opera. Secondo il Tribunale, i due ambiti sono privi di attinenza e contiguità, rendendo di fatto impossibile qualsiasi sovrapposizione percettiva e confusione nel pubblico di riferimento.
Il marchio rinomato e il confine dell’esimente artistica
Il Giudice si è principalmente concentrato sulla fattispecie prevista alla lettera c) dell’art. 20 c.p.i., che prevede una tutela particolare per il titolare del marchio registrato, nel caso in cui sia fatto un uso da terzi anche in settori diversi e non affini rispetto a quello oggetto di registrazione. I presupposti per accedere a tale tutela sono, oltre la rinomanza del marchio, conosciuto da una porzione significativa del pubblico di riferimento, che l’utilizzo determini un indebito vantaggio per il terzo o un pregiudizio per il titolare del marchio e l’assenza di un giusto motivo, che giustifichi l’uso del marchio.
Secondo il Tribunale di Roma, il marchio “Miss Italia” è rinomato e ha elevata capacità distintiva. Tuttavia, la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio relativo al vantaggio che le parti resistenti potrebbero trarre dall’uso della locuzione “Miss Italia” o il danno ingiustificato procurato all’immagine e alla reputazione della resistente. Tali elementi, secondo il Giudice, non possono ritenersi sussistenti in re ipsa per il solo fatto della notorietà del marchio.
Anche a voler soprassedere su tale carenza probatoria, il Tribunale ha ritenuto integrato il giusto motivo previsto dalla medesima lettera c) dell’art. 20 c.p.i., che legittima l’uso del marchio rinomato da parte di un soggetto diverso dal titolare, la cosiddetta esimente artistica. Nel caso di specie, infatti, chi utilizza il marchio oggetto di causa non ha posto su un mercato un mero prodotto o un servizio, ma offre la propria opera musicale al pubblico.
Il diritto del titolare del marchio ad escluderne l’uso da parte di soggetti terzi è contemperato dalla libertà di espressione artistica, tutelata ai sensi dell’art. 21 Cost., dell’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (Nizza, 2000) e dell’art. Art. 10 della CEDU. Deve, quindi, essere operato un bilanciamento tra interessi di rango costituzionale: da un lato, il diritto di proprietà industriale e dall’altro, la libertà di espressione artistica.
Secondo il Tribunale di Roma, il titolo di un album musicale non svolge la funzione tipica dei marchi, ossia distinguere prodotti o servizi di un’impresa da quelli di un’altra, bensì la funzione di identificare e descrivere un’opera nella sua individualità. La scelta del titolo è espressione della visione artistica dell’autore, e può legittimamente ricorrere a locuzioni evocative, ironiche, critiche o richiami a simboli culturali diffusi che possano riassumere il contenuto dell’album. Come anche documentato da parte resistente, è prassi consolidata nel settore musicale l’utilizzo di segni coincidenti o evocativi di un marchio rinomato sia in testi sia in titoli di brani e album, facendo legittimo utilizzo della esimente artistica.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l’utilizzo del marchio non ha finalità pubblicitarie, ma descrittive. Sulla base del dell’analisi del testo del brano intitolato “Miss Italia“, della copertina dell’album, che ritrae l’artista, e degli altri elementi istruttori, il richiamo non è diretto al marchio o al concorso di bellezza in quanto tale, ma è piuttosto un riferimento al “tipo di donna” vincitrice del concorso, in parte critica, in parte positiva, evocativa o ironica.
L’uso del marchio si inserisce, dunque, nell’ambito dell’esercizio della libertà di espressione artistica della cantante, declinata anche in chiave autoironica e riconducibile al diritto di critica. In tale prospettiva, la locuzione impiegata non risulta sostituibile con altre espressioni senza compromettere l’intenzione comunicativa dell’autrice. Ne consegue che tale utilizzo integra una forma di libertà espressiva che, ove connotata da proporzione e correttezza formale, non è suscettibile di censura, in quanto espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero ai sensi dell’art. 21 Cost..
Tutela del marchio e creatività: un equilibrio in divenire
Nonostante il già preannunciato reclamo della decisione da parte degli organizzatori di “Miss Italia“, la pronuncia offre un contributo importante al dibattito sul confine tra tutela di un marchio rinomato e libertà di espressione artistica. Infatti, la rinomanza di un marchio, per quanto solida e consolidata, non costituisce uno scudo assoluto e anche i segni più celebri possono cedere di fronte a usi artisticamente motivati, purché proporzionati e commercialmente corretti. Il titolare del marchio non può limitarsi a invocarne la rinomanza per ottenerne tutela, ma è tenuto a dimostrare in concreto il vantaggio indebito conseguito dal terzo o il pregiudizio subito dalla propria reputazione.
Sul versante opposto, anche chi cita un marchio rinomato facendo valere l’esimente artistica non può farlo in modo indiscriminato, in quanto è necessaria verifica puntuale e caso per caso, volta ad accertare che l’uso del segno altrui sia davvero al servizio dell’espressione creativa e non nasconda finalità meramente commerciali o pubblicitarie.
Questa ordinanza si inserisce, pertanto, in un filone interpretativo che ricerca un equilibrio tra le esigenze di tutela della proprietà industriale e le istanze di libertà creativa che caratterizzano il settore musicale.
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