Per tenere conto delle difficoltà dovute alle limitazioni delle attività produttive e lavorative, determinate dall’emergenza epidemiologica del Covid–19, il ministero dello Sviluppo economico ha disposto con tre decreti il rinvio dei termini per presentare le domande, rispettivamente, ai bandi Marchi+3, Disegni+4 e Proof of Concept (POC) 2020.

In particolare, la presentazione delle domande di agevolazione al Bando Marchi+3 potrà avvenire a partire dalle ore 9.00 del 10 giugno 2020. Tale iniziativa è volta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. In favore di tale programma è destinato un finanziamento complessivo di € 9.544.385,94.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di agevolazione al Bando Disegni+4, questa potrà avvenire a partire dalle ore 9.00 del 27 maggio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nello specifico, il bando in questione mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 13.000.000. Vi possono accedere i disegni e modelli registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale, incluso l’EUIPO, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda.

Infine, la presentazione dei programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento del PoC potrà avvenire a partire dalle ore 24.00 del 20 maggio 2020. Tale iniziativa ha lo scopo valorizzare i brevetti delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attraverso progetti di proof of concept (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica. Le risorse complessive a disposizione ammontano ad euro 5.300.000.

Con sentenza del 23 aprile 2020, la CGUE si è pronunciata sul caso Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (C-237/2019).

Il caso, sottoposto alla CGUE dall’Ufficio per la proprietà intellettuale ungherese, verteva sulla questione relativa al rigetto di una domanda di registrazione come marchio di un segno rappresentato da un oggetto tridimensionale che, grazie al suo design esterno e al materiale omogeneo utilizzato per la sua produzione, è sempre capace di ritornare alla sua posizione di equilibrio quando toccato.

Nel decidere il caso, la CGUE ha statuito che i punti ii) e iii) dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) della direttiva n. 2008/95/CE (oggi punti ii) e iii) dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) della direttiva (UE) n. 2015/2436) devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno. Infatti, la Corte ha sottolineato che ulteriori elementi di informazione, diversi dalla sola rappresentazione grafica e provenienti da fonti obiettive ed affidabili, tra cui la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in questione.

Il 29 aprile 2020 il direttore esecutivo dell’EUIPO ha pubblicato la decisione n. EX-20-4, che proroga fino al 18 maggio 2020 tutti i termini in scadenza tra il 1 maggio 2020 e il 17 maggio 2020, per sostenere e assistere ulteriormente gli utenti durante l’emergenza COVID-19. La proroga copre tutti i termini processuali, indipendentemente dal fatto che siano stati fissati dall’EUIPO o che siano previsti direttamente dai regolamenti comunitari, e l’effetto della proroga è automatico.

Si tratta della seconda proroga dei termini in questione, già estesi in occasione della pubblicazione, il 16 marzo 2020, della decisione n. EX-20-3, che aveva prorogato fino al 1 maggio 2020 tutti i termini in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Il WIPO ha lanciato lo scorso 20 aprile una nuova funzionalità di ricerca del suo database globale di brevetti, Patentscope, per facilitare la ricerca e il recupero delle informazioni relative ai brevetti pubblicati, di rilevante importanza per gli inventori che sviluppano nuove tecnologie per combattere la pandemia COVID-19. Infatti, la nuova funzione di ricerca COVID-19 di Patentscope fornirà a scienziati, ingegneri, responsabili delle politiche di salute pubblica, operatori dell’industria e in generale al pubblico una fonte di informazioni facilmente accessibile sulle risorse utili a migliorare l’individuazione, la prevenzione e il trattamento di malattie, come il COVID-19.

Già al momento del rilascio, la nuova funzione di ricerca di Patentscope risulta fornita di decine di chiavi di ricerca appositamente curate da esperti di informazioni relative ai brevetti, che hanno identificato aree tecnologiche rilevanti per l’individuazione, la prevenzione e il trattamento delle complicanze del contagio da COVID-19.

In una recente decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO, è stato nuovamente affrontato il tema della notorietà del marchio. In particolare, a seguito di un’opposizione presentata dalla DC Comics, proprietaria del marchio figurativo “Superman”, la divisione ha dovuto stabilire se detto marchio poteva dirsi notorio e dunque tutelabile ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Regolamento UE 2017/1001). È interessante notare che la divisione ha riconosciuto la notorietà del marchio all’interno dell’Unione anche se la DC Comics, con le prove presentate, ha dimostrato la sussistenza del carattere notorio soltanto per una delle classi rispetto alle quali il marchio era stato registrato (la classe 16).

Nello specifico, la DC Comics aveva presentato opposizione nei confronti di Magic Box, società che nell’aprile 2018 aveva depositato domanda di registrazione per il marchio figurativo “Superzings” per i prodotti ricompresi nella classe 28 (decorazioni per alberi di Natale, giochi, giochi da tavolo, apparecchi per videogiochi, giocattoli, ecc.), sostenendo che il precedente marchio figurativo “Superman” godesse di notorietà nel territorio dell’Unione e che, pertanto, la domanda di registrazione di Magic Box dovesse essere rigettata sulla base dell’art. 8, paragrafo 5 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea. Ai sensi di detto articolo, infatti, nel caso in cui il marchio anteriore sia notorio, la registrazione di un marchio successivo è esclusa se quest’ultimo (i) è identico o simile a quello anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore e (ii) l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Sul punto, il Tribunale dell’Unione Europea ha specificato che i requisiti menzionati (i.e. marchio notorio, identità o similitudine e indebito vantaggio o pregiudizio) sono cumulativi (T-345/08, Rubinstein and L’Oréal v OHMI).

Inizialmente, la DC Comics ha rivendicato la notorietà per tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio “Superman”, ossia quelli delle classi 3, 9, 14, 16, 21, 21, 24, 24, 25, 28, 30, 32 e 41. Tuttavia, nelle successive osservazioni, l’opponente ha menzionato solo i prodotti e servizi delle classi 16 e 41. Pertanto, per ragioni di economia processuale, la divisione di opposizione ha ritenuto di valutare la sussistenza della notorietà solo in relazione alle classi 16 e 41, rilevando che le prove presentate dimostrassero la notorietà del marchio rispetto alla prima (stampati; pubblicazioni periodiche a stampa; libri), ma non rispetto alla seconda (servizi di intrattenimento relativi alla produzione e distribuzione di film, videocassette, cassette, nastri, dischi e compact disc).

A seguito di un confronto delle somiglianze visive, auditive e concettuali tra i segni, la divisione ha ritenuto che i segni erano mediamente simili. Quanto poi all’esistenza di un rischio di danno, la divisione ha sottolineato in prima battuta che il pubblico interessato potrebbe agevolmente stabilire un collegamento tra i segni, poiché i prodotti contestati della classe 28 comprendono prodotti che rappresentano una diffusa estensione commerciale dei prodotti della classe 16. Di conseguenza, il marchio “Superzings” sfrutterebbe in modo illegittimo la reputazione del marchio “Superman” e gli investimenti dell’opponente.

In conclusione, la divisione ha rigettato la domanda di registrazione da parte di Magic Box, avendo ritenuto che la notorietà provata per i prodotti della classe 16 potesse essere estesa a quelli della classe 28, che i segni fossero simili e che sussistesse il rischio di un indebito vantaggio.

Il 2 aprile sono state presentate le Conclusioni dell’Avvocato Generale Saumandsgaard Øe, nella causa C-264/19, pendente dinanzi alla Corte di Giustizia. La società tedesca Constantin Film Verleih GmbH, che dispone dei diritti di sfruttamento esclusivi su alcune opere cinematografiche in Germania, chiedeva a YouTube e Google di fornire alcune informazioni relative agli utenti che hanno pubblicato online tali film in violazione dei propri diritti esclusivi.

Il giudice del rinvio (la Corte federale di giustizia tedesca), constatando che la soluzione dipendeva dall’interpretazione della nozione di “indirizzo” di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di se l’articolo in questione debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere la possibilità, per l’autorità giudiziaria competente, di ordinare, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivo di un diritto di proprietà intellettuale, la fornitura dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono, dell’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file nonché dell’ultimo indirizzo IP utilizzato dall’utente per accedere al proprio account.

Sul punto, l’Avvocato Generale ha concluso che “nel linguaggio corrente – punto di partenza del processo di interpretazione – il termine «indirizzo» rinvia al solo indirizzo postale. Pertanto, tale termine, qualora sia utilizzato senza ulteriori precisazioni, non indica l’indirizzo e-mail o l’indirizzo IP”. Ne consegue che YouTube e Google non sono tenuti, secondo l’opinione dell’Avvocato Generale, a fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo IP di un utente che sta violando i diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva Enforcement. Egli ha inoltre ricordato che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, garantita dall’art. 17(2) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non è assoluta e deve sempre essere bilanciata con l’interesse pubblico e con i diritti fondamentali degli utenti, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.

Sul medesimo tema, la recente giurisprudenza nazionale sembra andare nella direzione opposta, richiedendo agli hosting provider di fornire ai titolare dei diritti qualsiasi informazione in loro possesso che permetta di identificare gli autori della violazione. Pertanto, è la decisione finale della Corte di Giustizia – ove non si discostasse dall’opinione qui riportata – potrebbe ribaltare l’orientamento nazionale.30

Nel contesto della diffusione a livello mondiale del coronavirus COVID-19, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) hanno iniziato a discutere in merito alla possibilità di garantire un più ampio accesso ad alcuni farmaci e forniture mediche brevettati al fine di far fronte a tale emergenza.

In particolare, il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recentemente dichiarato di sostenere la proposta del presidente del Costa Rica di “creare un insieme di diritti relativi all’utilizzo di test, medicine e vaccini, con accesso gratuito o licenza a condizioni ragionevoli e accessibili per tutti i Paesi“. Ghebreyesus ha inoltre invitato tutte le nazioni, le aziende e gli istituti di ricerca a sostenere la scienza aperta e la collaborazione in questo particolare frangente storico.

Inoltre, Francis Gurry, direttore generale del WIPO, interrogato sulle richieste di accesso ai farmaci e sulle licenze obbligatorie, nei primi giorni di aprile ha dichiarato in conferenza stampa che, pur trattandosi di una questione delicata, il quadro giuridico internazionale garantisce una certa flessibilità, specialmente in relazione alla salute e alle emergenze sanitarie. Gurry ha poi precisato che lo strumento della licenza obbligatoria, previsto dall’accordo TRIPS e dal Regolamento (CE) n. 816/2006, potrebbe adattarsi perfettamente alle esigenze attuali di salute pubblica, purché i limiti di un’eventuale licenza obbligatoria siano individuati con precisione.

Sebbene ad oggi siamo lontani dalla commercializzazione di un vaccino, è importante tenere presente l’esigenza espressa dai direttori generali del WIPO e del WHO, e le conseguenze che potrebbero derivarne in tema di diritti di proprietà industriale.

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1111, si è espressa in tema di invenzioni di azienda, ossia quelle invenzioni realizzate dal dipendente nell’esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro per cui non è prevista una specifica retribuzione.

In particolare, la Corte ha confermato il principio secondo cui il valore commerciale dell’invenzione non è l’unico parametro ai fini della determinazione dell’equo premio, previsto per il lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 64 c.p.i., secondo comma. La Corte, infatti, ha rigettato il ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse operato correttamente, avvalendosi, pur nell’applicazione della formula tedesca (i.e. una valutazione che privilegia i fattori economici e in particolare il valore commerciale dell’invenzione), di numerosi correttivi volti a determinare adeguatamente, sia pure nella complessità della vicenda, l’importanza delle invenzioni, analiticamente valutate, e considerando il valore delle stesse sotto diversi profili comunque a prescindere dall’utilizzo concreto.

Tale decisione ribadisce l’orientamento della stessa Corte di Cassazione che, già in passato, ha stabilito come, per determinare le potenzialità di sfruttamento economico dell’invenzione, “occorre ricorrere ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, discostandosi dal c.d. “metodo tedesco”, onde evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell’invenzione” (cfr. Cass. 27.2.2001 n. 2849; Cass. 2.4.1990 n. 2646).

Il 7 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale dell’UIBM. L’iscrizione può essere richiesta a partire dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio esclusivamente in via telematica, attraverso il portale accessibile al seguente link: https://servizionline.uibm.gov.it, previa pagamento di un bollo di 15 Euro per la presentazione dell’istanza.

Per poter presentare domanda d’iscrizione, è necessario che il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, da comprovare.

L’UIBM verificherà il rispetto delle condizioni necessarie per l’iscrizione al registro entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza in caso di marchi registrati, ed entro 180 giorni in caso di marchi non ancora registrati.

Con sentenza del 2 aprile 2020, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il noleggio di veicoli a motore dotati di ricevitori radio non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/EC, c.d. direttiva InfoSoc.

La Corte di Giustizia era stata chiamata a rispondere alla questione, sollevata in via pregiudiziale dalla Suprema Corte svedese, se il noleggio di autoveicoli dotati di sistemi radio preinstallati costituisca comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva InfoSoc, e quindi se dovesse essere conseguentemente vietato, ove concesso senza il previo consenso dei titolari dei diritti coinvolti.

Nel decidere la questione, la Corte di Giustizia UE ha richiamato il considerando n. 27 della direttiva InfoSoc, il quale stabilisce che “La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva“. La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che tale principio vale anche per la fornitura di un radioricevitore facente parte integrante di un veicolo noleggiato, che consente di ricevere, senza alcun intervento supplementare da parte della società di leasing, le trasmissioni radio terrestri disponibili nella zona in cui si trova il veicolo.