Con un recente decisione, la Prima Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO” – European Union Intellectual Property Office) ha accolto il ricorso di una nota casa automobilistica tedesca, che agiva avverso la decisione che respingeva la domanda di registrazione di un marchio tridimensionale per difetto di capacità distintiva, ribadendo in tale sede importanti principi in tema di valutazione della capacità distintiva dei marchi di forma.

Il colosso automobilistico presentava domanda di registrazione nel 2017. Ad oggetto, la forma di un iconico furgoncino, rivendicata in relazione alle classi di prodotti e servizi 12, 28, 35, 37 e 39 della Classificazione di Nizza. Nel 2020, la domanda veniva respinta dall’EUIPO ai sensi dell’art. 7 (1) del Regolamento UE (RMUE), concernente gli impedimenti assoluti alla registrazione. Nello specifico, l’Ufficio non riteneva che il marchio tridimensionale, in relazione alla categoria dei veicoli, presentasse un sufficiente gradiente di capacità distintiva. Presentato ricorso, la richiedente otteneva poi l’annullamento della decisione impugnata e l’ammissione della domanda di registrazione.

Quali sono state le motivazioni che hanno determinato l’ammissione della domanda?

Alcuni chiarimenti preliminari. Secondo la definizione fornita dall’EUIPO, si definisce marchio di forma il marchio “costituito da una forma tridimensionale o comprende(nte) una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto”. I requisiti nonché i principali limiti alla registrazione di tale tipologia di segni trovano il proprio fondamento nell’art. 7 (1), lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1001, a livello europeo, e nell’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale, a livello nazionale.

Coerentemente con il disposto di tali norme, la Prima Commissione di Ricorso annullava la decisione precedente non riconoscendo il presunto difetto della capacità distintiva. Nello specifico, le motivazioni a fondamento dell’annullamento della decisione impugnata sono da rintracciarsi nella sagoma presentata, dotata di diversi elementi ritenuti idonei a creare un’impressione complessiva in grado di svolgere la funzione di origine imprenditoriale, tra cui, certamente,  l’elemento del tallone a forma di V e i fari rotondi, nel complesso giudicati in grado di evocare la testa di un insetto.

Peraltro, pur riconoscendone la rilevanza, la decisione in esame non dovrebbe stupire, rivelandosi coerente e del tutto in linea con precedenti simili. L’Ufficio, di fatto, ha colto nuovamente l’occasione per ribadire i criteri, in parte già noti, da adottare in tema di valutazione della capacità distintiva di un marchio tridimensionale. In particolare, è stato ribadito che:

1. a nulla rileva la natura di marchio di forma ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione del carattere distintivo, che quindi rimangono tali con riferimento a ogni tipologia – ciò, pur ammettendo la maggiore difficoltà nella dimostrazione dello stesso, non avendo il pubblico la possibilità di fare affidamento su elementi grafici o denominativi e non essendo, generalmente, abituato a considerare una forma come segno distintivo dell’origine imprenditoriale di un prodotto (par. 17);
2. quanto più la forma per il quale è richiesta la registrazione assomiglia alla forma che più probabilmente sarà assunta dal prodotto per cui la registrazione è richiesta, tanto è più probabile che la forma sia priva di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7 (1) lettera b) RMUE (par. 18);
3. affinché un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione presenti capacità distintiva, tale forma dovrà discostarsi in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore e dunque essere idoneo a svolgere la funzione di indicazione di origine imprenditoriale.

Tuttavia, con particolare riferimento a quest’ultimo punto, si consideri, altresì, che il carattere distintivo di un marchio tridimensionale non può essere valutato solo in termini di originalità o considerando il mancato uso nel settore cui i prodotti e servizi considerati appartengono. Ferma restando la distanza del marchio dagli usi comuni del settore di riferimento, la semplice novità di tale forma non è sufficiente per concludere che vi sia carattere distintivo. Parimenti, la grande varietà di forme che può caratterizzare un dato settore non è sufficiente per dedurre che ogni nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse.

Da ultimo, si ricordi il principio per cui la valutazione dell’aspetto estetico non può essere intesa come mera valutazione della bellezza e attrattività del prodotto in oggetto, bensì come un’attività volta a determinare la capacità del prodotto di generare un effetto visivo oggettivo non comune nella percezione del pubblico di riferimento.

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