Rischio di confusione e notorietà del marchio protetto in Giappone

L’ufficio marchi del Giappone non ha riconosciuto il rischio di confusione tra un marchio notorio e uno cinese scritto in caratteri latini.

La Commissione di opposizione del Giappone, il Japan Patent Office (“JPO”), non ha riconosciuto la notorietà nonché il rischio di confusione tra uno dei marchi più diffusi e noti al mondo nel settore della cosmesi di titolarità di un gruppo tedesco, storicamente attivo nella produzione di prodotti di skincare e personal care, e un segno oggetto di una recente registrazione di marchio cinese scritto in caratteri latini. Insufficienti le prove d’uso depositate a sostegno della notorietà del marchio anteriore scritto in caratteri Katakana.

Lo scorso 2 agosto 2022, la Commissione di opposizione giapponese del JPO rendeva note le proprie conclusioni nell’ambito di un procedimento di opposizione intrapreso da una nota azienda tedesca avverso una nuova registrazione di marchio denominativo cinese, scritto in caratteri latini, di titolarità di una società cinese, datata 15 giugno 2021. A fondamento dell’opposizione, datata 21 settembre 2021, vi erano ragioni strutturali, criticità relative all’ambito merceologico, determinate dalla identità e affinità dei prodotti rivendicati, e, ancora, criticità relative alla notorietà del marchio anteriore.

Con riferimento al grado di somiglianza tra i segni, secondo l’opponente il marchio opposto costituiva una riproduzione pressoché integrale della traslitterazione in caratteri latini del marchio anteriore, effettivamente protetto, tuttavia, in caratteri Katakana. Il grado di confondibilità si considerava presente sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista fonetico. Con riferimento all’ambito merceologico, invece, l’opponente agiva in ragione di un rischio di confusione fondato sulla identità e affinità delle classi rivendicate dalla richiedente, cioè a dire le classi 3, 8, 9, 10, 11, 16, e 21. In particolare, l’opponente lamentava la protezione per la classe 3, vale a dire la classe comprendente uno dei prodotti di maggior diffusione dell’opponente, i.e. la crema per il viso, rivendicata congiuntamente a sapone, latte detergente per scopi cosmetici, detersivi, maschere di bellezza, smalti per unghie, dentifrici, profumi e incensi.

In aggiunta a quanto anticipato, l’opponente agiva, altresì, sulla base di uso diffuso e retrodatato al 1968, consolidato da una rilevante attività pubblicitaria e di promozione dei prodotti. Tale attività avrebbe determinato, secondo l’opponente, un notevole grado di notorietà nel territorio di interesse, cioè il Giappone, da ritenersi confermato anche in virtù della presenza del marchio riprodotto in caratteri giapponesi Katakana nel database dei marchi famosi del JPO.

Come anticipato, nonostante le ragioni menzionate, l’Ufficio giapponese non ha riconosciuto la notorietà del marchio opposto. Più nel dettaglio, venivano giudicate insufficienti le prove d’uso a sostegno della reputazione rivendicata e, ancora, veniva considerata irrilevante l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi notori, non potendo estendere automaticamente la notorietà attribuita a un marchio riprodotto in caratteri Katakana alla traslitterazione del medesimo marchio in caratteri latini. Da ultimo, l’Ufficio non riconosceva il rischio di confusione dal punto di vista fonetico, a causa delle differenze nella seconda e terza lettera, “YF” e “IV”, nell’ambito delle cinque lettere totali di entrambi i marchi, ritenute idonee a determinare un’impressione di insieme diversa.

Sulla base di quanto sopra, il JPO ha integralmente respinto l’opposizione.

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