Con una recente decisione, l’Ufficio della proprietà intellettuale delle Filippine (il c.d. IPOPHL) ha rigettato l’opposizione a tutela di un marchio presentata da una delle maison parte di uno dei principali gruppi attivi a livello globale nel settore del lusso.
Al centro della vicenda si pone una domanda di marchio depositata da un businessman filippino alla fine del 2019 innanzi all’IPOPHL, in relazione ai soli prodotti cosmetici tutelati dalla classe 3 della Classificazione di Nizza. Oggetto della domanda era un segno costituito da due lettere in caratteri latini e in stampatello maiuscolo, poste su un motivo grafico.
Preso atto del deposito della suddetta privativa, la nota maison procedeva depositando opposizione, avendo ravvisato non soltanto il rischio di confusione con le proprie privative, graficamente identiche nella parte verbale e protette anche a livello nazionale in relazione a svariate classi di prodotti e servizi, ma anche il rischio di un pregiudizio dettato da quello che riteneva essere un chiaro comportamento parassitario, potendo trarre il richiedente un vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore. Invero, le due lettere dell’alfabeto in questione coincidono con le iniziali della dicitura che costituisce il marchio denominativo principale cui si lega la notorietà del gruppo, oggi presente in Europa, America Latina, Nord America, Asia e Medio Oriente, nonché il nome del suo fondatore.
L’opponente, pertanto, ricercando una tutela rafforzata, costruiva la propria difesa intorno alla natura di marchio notorio, avendo particolare cura di comprovare tale notorietà relativamente al territorio di riferimento, vale a dire le Filippine. Veniva citata, inter alia, la collaborazione con celebrità locali e influencer, quali ambassador del brand. Con riferimento all’uso effettivo e continuativo, la maison ricordava che l’utilizzo del marchio anteriore è certamente risalente nel tempo, addirittura agli inizi del secolo scorso, e radicato sia nel Paese di origine sia nelle altre giurisdizioni. Chiamato a contraddistinguere varie tipologie di prodotti, quali borse, scarpe, accessori, occhiali, orologi, profumi e libri, il marchio anteriore è apposto sulla quasi totalità dei prodotti venduti negli stores di proprietà del gruppo e disponibili sugli e-commerce ufficiali.
Il richiedente, d’altro canto, negava qualsiasi rischio di confusione, sottolineando l’impossibilità di monopolizzare le lettere dell’alfabeto e sostenendo, altresì, che nella scelta delle lettere nessun tentativo di contraffazione è di fatto ravvisabile, trattandosi delle iniziali di un proprio caro.
Anche a valle di un tentativo di mediazione poco fortunato, la vicenda si è conclusa, come anticipato, con il rigetto dell’opposizione. L’IPOPHL non ha infatti riscontrato un rischio di confusione come neanche il rischio di un pregiudizio a carico della maison. Ciò, in ragione i) della diversa natura dei prodotti contraddistinti dalle privative coinvolte – nel caso del marchio successivo, unicamente deodoranti; ii) della diversa natura dei canali di vendita – l’IPOPHL ha concluso che, con riferimento ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e, più in generale, ai prodotti comunemente detti “firmati”, i consumatori sono soliti attingere ai canali di vendita ufficiali. Pertanto, difficilmente insorgerà un rischio di confusione di fronte a rivenditori privati; iii) della insufficienza di prove a sostegno della notorietà del marchio anteriore – l’IPOPHL, pur riconoscendo la notorietà del marchio denominativo principale della maison, non ha ritenuto sufficienti i fatti addotti a sostegno della notorietà della variante del segno costituita unicamente dalle iniziali della dicitura. Il colosso del lusso procederà ora in sede di ricorso.
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Autore: Tamara D'Angeli
