Il Tribunale dell’Unione europea (TUE) si è pronunciato su un ricorso per la decadenza per mancato uso effettivo di un marchio tridimensionale avente la forma di biberon.
Con una recente pronuncia, il Tribunale dell’Unione Europea ha deciso su un ricorso avente ad oggetto la domanda di decadenza per mancato uso effettivo di un marchio tridimensionale avente la forma di un biberon. In particolare, nella fattispecie esaminata dal TUE, la forma che costituiva il marchio contestato così come utilizzato differiva dalla forma in cui il marchio contestato è stato registrato. Il TUE è stato dunque adito al fine di stabilire se l’aggiunta di elementi denominativi e figurativi abbia condotto ad un uso del marchio in una forma che differisce dal marchio registrato.
Con sentenza del 26 ottobre 2022 (causa T‑273/21), il TUE si è pronunciato sul ricorso presentato da una società americana con cui veniva richiesto l’annullamento di una decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO. La decisione dell’EUIPO ha fatto seguito alla richiesta di un signore polacco di dichiarare la decadenza del marchio tridimensionale UE registrato per i prodotti della classe 30, ovvero “Dolci; confetteria; caramelle; dolciumi; sorbetto”. La domanda di decadenza si fondava sull’art. 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001 (“RMUE”), ossia sul mancato uso effettivo del marchio tridimensionale nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La Divisione Annullamento dell’EUIPO ha così accolto la domanda di decadenza per tutti i prodotti oggetto del marchio impugnato. Successivamente, la società americana ha presentato ricorso presso l’EUIPO avverso il provvedimento della Divisione Annullamento che, tuttavia, è stato respinto dalla Commissione di ricorso. Pertanto, la ricorrente ha deciso di agire dinanzi al TUE per chiedere l’annullamento della decisione della Divisione Annullamento dell’EUIPO.
A sostegno del proprio ricorso per mancato uso del marchio tridimensionale, la società americana ha dedotto un unico motivo, vertente sulla violazione degli artt. 58(1)(a) e 18(1)(a) RMUE. In particolare, ai sensi dell’articolo 18(1)(a), è considerato come uso “l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare“.
La ricorrente deduce, in sostanza, tre censure a sostegno del motivo relativo alla violazione degli artt. 58(1)(a) e 18(1)(a) RMUE:
- la prima si fonda sull’identità tra la forma del prodotto e la forma del marchio contestato;
- la seconda si fonda sul carattere fortemente distintivo del marchio contestato;
- la terza si fonda sul fatto che la combinazione di un marchio tridimensionale con un marchio denominativo o figurativo, o con altri elementi, non altera il carattere distintivo di tale marchio e che, nel caso di specie, tali elementi non prevalgono sull’impressione generale.
Per quanto riguarda la prima censura, concernente l’identità tra la forma del prodotto e la forma del marchio contestato, il TUE ha innanzitutto osservato che nella versione inglese il RMUE, all’articolo 4, utilizza la parola “shape” (“An EU trade mark may consist of any signs, in particular […] the shape of goods or of the packaging of goods […]”), mentre, al successivo articolo 18, viene impiegato il termine “form” (“use of the EU trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered”). Al contrario, la versione francese del RMUE utilizza solamente la parola “forme” in entrambi gli articoli.
Il TUE, pertanto, ha verificato i) se la forma in cui il marchio contestato viene utilizzato, ovvero la forma tridimensionale (“shape”), differisca dalla forma in cui il marchio impugnato è registrato, e ii) se l’aggiunta di elementi denominativi e figurativi abbia potuto condurre ad un uso del marchio in una forma (“form”) che differisce dal marchio contestato così come registrato, con riguardo ad elementi che non alterano il carattere distintivo di quest’ultimo.
All’esito di tali verifiche, il TUE ha concluso che la forma di biberon che costituisce il marchio contestato così come utilizzato (“shape”) è percepita dal pubblico di riferimento come identica alla forma del marchio impugnato come registrato, risultando praticamente impossibile per i consumatori percepire le differenze indicate nella sentenza dell’EUIPO, dato che esse sono difficilmente percepibili ad occhio nudo.
Relativamente alla seconda censura, fondata sul carattere fortemente distintivo del marchio contestato, il TUE, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha osservato che nella valutazione sia del carattere distintivo che della sua alterazione, la percezione del pubblico di riferimento cambia nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, rispetto al caso di un marchio figurativo o denominativo, ovvero un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Infatti, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, il consumatore medio difficilmente riuscirebbe a individuare l’origine dei prodotti in base alla loro forma o a quella della loro confezione, e quindi potrebbe essere più difficile affermare la distintività nel caso di un marchio tridimensionale rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo. In tali circostanze, infatti, solamente un marchio che si discosta in modo significativo dagli standard o dagli usi del settore, assolvendo in tal modo alla sua funzione essenziale di indicare l’origine, non sarà considerato privo di carattere distintivo ai fini di tale disposizione.
Nel caso di specie si deve rilevare che la Commissione di ricorso, nel ritenere debole il carattere distintivo del marchio contestato, in quanto consistente in una bottiglia di forma comune, non ha tuttavia tenuto conto del tipo di prodotto per il quale il marchio impugnato è stato registrato. Come ha correttamente sostenuto la ricorrente, il marchio contestato, costituito dalla forma di un biberon, è registrato per prodotti quali dolci e caramelle, che non hanno alcun legame con i prodotti destinati alla somministrazione del latte ai bambini.
Pertanto, il TUE ha ritenuto errata l’attribuzione di un debole carattere distintivo al marchio impugnato compiuta dalla Commissione di ricorso, ritenendo invece che i prodotti tutelati da tale marchio, quali ad esempio le caramelle e i dolciumi, non hanno alcun legame con i biberon. Inoltre, il TUE ha osservato che, dagli atti prodotti durante il procedimento dinanzi all’EUIPO, tale marchio è talvolta descritto come una caramella a forma di biberon, e che è insolito nel settore di riferimento designare una caramella in base alla sua forma. Così, il TUE ha concluso affermando che il marchio contestato è dotato di un carattere distintivo medio.
Con la terza censura, invece, si poneva il seguente interrogativo: la combinazione di un marchio tridimensionale con un marchio denominativo o figurativo, o con altri elementi, altera il carattere distintivo di tale marchio tridimensionale? E, nel caso di specie, tali elementi prevalgano sull’impressione generale?
Risulta dalla giurisprudenza europea che l’acquisizione del carattere distintivo può derivare sia dall’uso di un elemento del marchio, in quanto parte del marchio registrato, sia dall’uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, a seguito di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente i prodotti o i servizi, designati dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione, come provenienti da una determinata impresa. Pertanto, un marchio registrato che venga utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio deve continuare ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione affinché un uso siffatto soddisfi la nozione di “uso effettivo” ai sensi dell’articolo 18(1)(a) RMUE.
Se è pur vero che, in caso di uso congiunto di un marchio tridimensionale con un altro marchio, è più facile dimostrare l’alterazione del carattere distintivo di tale marchio tridimensionale che quella del carattere distintivo di un marchio denominativo o figurativo, occorre anche ricordare che, nel settore delle caramelle e dei dolci, la combinazione di una forma tridimensionale con ulteriori elementi denominativi o figurativi è comune.
A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che non è pensabile di poter vendere i prodotti di cui trattasi nella forma che costituisce il marchio contestato senza apporre alcuna etichetta sulla superficie, e ciò anche qualora il titolare del marchio contestato rimanga libero di scegliere il formato, il colore, le dimensioni e l’aspetto dell’etichetta che lo ricopre. In particolare, il TUE ha ritenuto che, nel caso di specie, gli elementi figurativi e denominativi apposti su detta forma non impediscono al consumatore medio di percepire la forma nel suo complesso nonché il suo interno.
All’esito dell’analisi degli elementi apposti sul prodotto, e tenendo conto del medio carattere distintivo del marchio impugnato, il TUE ha concluso che gli elementi figurativi e denominativi che ricoprono il marchio contestato così come viene utilizzato, sebbene possano facilitare la determinazione dell’origine commerciale dei prodotti considerati, non alterano il carattere distintivo del marchio contestato, ai sensi dell’art. 18(1)(a) RMUE, e non rimettono in discussione il fatto che la loro aggiunta possa essere considerata come fonte di un uso, in una variante accettabile, di quest’ultimo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il TUE ha disposto l’annullamento della decisione impugnata emessa dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO.
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Autore: Carolina Battistella
