Il Japan Patent Office (JPO) ha respinto l’opposizione presentata da una nota casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva statunitense avverso una domanda di marchio giapponese al fine di tutelare il nome di un personaggio dei cartoni animati globalmente conosciuto.
Più nel dettaglio, il marchio contestato veniva depositato in data 16 dicembre 2020 da parte di una società cinese, in relazione alle classi di prodotti e servizi 3, 9, 14, 18, 25 e 35. Concessa in data 6 ottobre 2021, la registrazione veniva poi pubblicata ai fini dell’eventuale deposito di un atto formale di opposizione da parte di soggetti terzi; opposizione poi effettivamente intervenuta, secondo quanto anticipato.
In tale sede, l’opponente ha agito in virtù del disposto dell’art. 4, par. 1, punti (vii), (xi), (xv) e (xix) della Japan Trademark Law, al fine di ottenere la cancellazione della suddetta registrazione. Con riferimento alle privative anteriori, l’opponente ha azionato diverse registrazioni di marchio aventi ad oggetto il nome del personaggio, rilevando la sussistenza di un elevato rischio di confusione determinato, in particolare, dall’elevata somiglianza tra i marchi anteriori e l’elemento verbale del marchio contestato. Invero, oggetto della registrazione era un marchio misto, composto da un elemento figurativo costituito da un segno di fantasia idoneo a evocare la lettera “B” e un elemento verbale espresso in caratteri latini, idoneo a richiamare il nome del famoso personaggio in giallo e con le piume nonché la specie animale di appartenenza. L’opponente rilevava, altresì, che i marchi anteriori erano marchi noti.
Nonostante le argomentazioni e le prove prodotte dall’opponente, il JPO ha rigettato integralmente l’opposizione. L’Ufficio ha infatti riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori con rifermento alla sola identità del personaggio dei cartoni animati, ma non anche ai fini della loro considerazione come indicatori di origine imprenditoriale a favore dell’opponente. Inoltre, non ha rilevato un rischio di confusione alla luce della valutazione d’insieme del marchio contestato, non sussistendo un sufficiente livello di somiglianza né dal punto di vista fonetico né dal punto di vista concettuale. Escluso, infine, anche il rischio di associazione
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Autore: Tamara D'Angeli
