EUIPO: Violazione di una DOP tramite un marchio evocativo

Con una recente decisione, nell’ambito del ricorso R2242/2020-1, la Prima Commissione di ricorso dell’Unione Europea si è pronunciata sulla sussistenza della violazione di una DOP del settore vinicolo derivante dall’uso di un marchio evocativo dell’Unione Europea.

Il caso relativo alla violazione di una DOP tramite l’uso di un marchio evocativo

In data 27 gennaio 2016, il Richiedente ha presentato la domanda di registrazione di marchio figurativo per “MORELLONE LE CANIETTE”, presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), in relazione a “vini” nella classe 33 e a “Degustazione vini (fornitura di bevande)” nella classe 43 (“la domanda”), ai sensi della normativa vigente sul marchio dell’Unione Europea.

In data 5 maggio 2016, l’Opponente e titolare della DOP “Morellino di Scansano”, registrata per vini, ha promosso opposizione innanzi all’EUIPO nei confronti della domanda nella sua interezza, sostenendo che l’elemento MORELLONE del marchio contestato fosse evocativo delle DOP su cui si fondava l’opposizione.

Recepite le osservazioni e la documentazione a sostegno di entrambe le parti, la Divisione di Opposizione ha respinto l’opposizione, ritenendo le argomentazioni dell’Opponente infondate e la domanda non evocativa della DOP citata.

Non soddisfatto della decisione emessa, l’Opponente ha presentato appello alla Prima Commissione di ricorso che, a seguito di un attento esame dei documenti disponibili agli atti, ha confutato quanto statuito dalla Divisione di Opposizione. La decisione è stata, pertanto, annullata in toto e la pratica riemessa alla Divisione di Opposizione per la prosecuzione del caso.

Essendo, tuttavia, in disaccordo con quanto stabilito dalla Prima Commissione di ricorso, la Divisione di Opposizione ha nuovamente ritenuto infondata l’opposizione, confermando l’insussistenza della lamentata evocazione della DOP citata.

In data 26 novembre 2020, l’Opponente ha presentato un ulteriore ricorso impugnando nuovamente la decisione della Divisione di Opposizione.

Decisione definitiva della Prima Commissione di ricorso

Con decisione del 26 novembre 2022, la Prima Commissione di ricorso ha definitivamente annullato la decisione della Divisione di Opposizione.

Nello specifico, la Prima Commissione di ricorso ha, tra le altre cose, evidenziato quanto segue:

• la somiglianza fonetica e visiva tra il segno opposto e una DOP, pur non essendo un presupposto essenziale, costituisce il primo criterio da prendere in esame nella configurazione del concetto di evocazione. Nel caso di specie, gli elementi distintivi dei segni in esame presentano una somiglianza visiva e fonetica non trascurabile. Inoltre, i prodotti e servizi rispettivamente rivendicati sono identici;
• per accertare l’evocazione di una DOP è irrilevante la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, essendo sufficiente che quest’ultimo stabilisca un collegamento con il prodotto tutelato dalla DOP. L’evocazione di una DOP si configura quindi se il marchio opposto evoca la parte significativa della stessa così da richiamare nella mente del consumatore un collegamento con il prodotto tutelato dalla DOP;
• il fatto che il termine “Morellino” si riferisca ad una tipologia di vitigno, non corrispondendo al nome completo di una G.I., non esclude che esso possa avere un ruolo significativo all’interno della DOP “Morellino di Scansano”. Le prove dimostrano, infatti, che il termine “Morellino” viene esclusivamente associato ai vini DOP “Morellino di Scansano” e non ad altri vini. Affermare, pertanto, che “Morellino” non sia un elemento distintivo è in chiaro contrasto con la realtà del mercato e, quindi, con la percezione del consumatore dell’Unione europea, abituato all’utilizzo del termine “Morellino” per identificare il vino “Morellino di Scansano” DOP;
• anche in altre occasioni la Commissione di ricorso ha ritenuto parte significativa il termine associato all’indicazione geografica come, ad esempio, “Recioto” e “Amarone”. Diversamente da quanto sostenuto dalla Divisione di Opposizione, quindi, la disciplina delle DOP del settore vitivinicolo non è così distante dalla disciplina delle DOP del settore agroalimentare. Pertanto, in presenza di peculiari circostanze un’applicazione analogica della giurisprudenza è consentita; infine
• il fatto che il termine “Morellino” si riferisca anche a una colorazione di vino rosso non esclude la protezione della DOP in questione. Inoltre, considerato che la protezione della DOP si estende all’intero territorio dell’Unione europea, non tutto il pubblico sarà in grado di percepire il significato del termine “Morellino” che scatenerà nella mente del consumatore il solo collegamento al vino “Morellino di Scansano”.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l’impiego del marchio contestato per “vini” e, anche, “servizi di degustazione vini (fornitura di bevande)” non è conforme ai requisiti del disciplinare di produzione, la Prima Commissione di ricorso ha ritenuto il marchio contestato evocativo della DOP “Morellino di Scansano” e, di conseguenza, la presenza di una violazione, annullando la decisione impugnata e respinto la domanda per tutti prodotti e servizi designati.

È interessante, infine, notare i differenti punti di vista dei due uffici giudicanti. La Prima Commissione di ricorso, infatti, a differenza della Divisione di Opposizione, ha voluto sottolineare, ancora una volta, il valore dei prodotti di eccellenza e delle I.G. italiane in generale che vantano a livello mondiale un primato sia nel settore vinicolo che nel settore agroalimentare, definendo più precisamente i confini della tutela della DOP “Morellino di Scansano” contro l’evocazione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’EUIPO sulla legittimazione attiva in tema di DOP”.