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Con la recente sentenza n. 21640 del 19 maggio 2023, la Cassazione Penale, Sez. V ha rafforzato la tutela di due marchi celebri nel settore della moda estendendo la protezione anche ad ambiti merceologici estranei all’interesse dei brand, qualora dall’imitazione di tali marchi sorga il rischio di ingannare i consumatori e quindi di ledere la fede pubblica. 

La decisione ha coinvolte due note case di moda e i rispettivi marchi caratterizzati l’uno dall’accostamento dei colori verde-rosso-verde e l’altro dal famoso motivo “check“. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno evidenziato come “la tutela penale di marchi celebri deve essere estesa a settori merceologici completamente estranei all’interesse del brand ogniqualvolta si rischi, secondo il giudizio del consumatore medio, la confondibilità dell’attribuzione del prodotto riproduttivo del marchio, del disegno o del modello originali e forti perché ampiamente notori“.

La decisione trae origine dal ritrovamento e dal successivo sequestro di vari chilometri di nastro destinato da bomboniere che riproduceva i celebri motivi dei due brand di moda. La Corte di Cassazione, oltre a riconoscere i motivi in questione come marchi celebri, ha inoltre ribadito come la tutela penale dei marchi celebri si estenda a tutte le categorie di prodotto, poiché dalla loro imitazione sorge inevitabilmente il rischio di provocare inganno tra i consumatori e quindi ledere la fede pubblica.

In primo grado, il Tribunale di Massa ha assolto i contraffattori dei marchi celebri poiché, dopo aver sostenuto che i marchi delle due case di moda in questione dovevano essere considerati quali marchi deboli – ai quali è riservata una tutela limitata – ha ritenuto che i nastri sequestrati riproducessero delle trame sufficientemente diverse rispetto a quelle delle maison di moda. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha dato un peso rilevante alle tesi difensive dei contraffattori, secondo cui la società produttrice dei nastri avrebbe vantato un preuso legittimo sul motivo “check” della nota casa di moda inglese, limitatamente al settore delle bomboniere. Peraltro, il Tribunale di Massa non ha dato alcuna rilevanza al fatto che la casa di moda inglese avesse registrato il proprio marchio anche nella versione in bianco e nero, così concludendo che solamente il motivo caratterizzato dai colori rosso, beige e nero potesse godere di un ristretto ambito di tutela quale marchio debole.

Per quanto riguarda il nastro con i colori verde-rosso-verde, notoriamente associato ad una nota casa di moda italiana, il Tribunale di Massa ha sollevato dei dubbi in merito alla possibilità di registrarlo come marchio poiché asseritamente dotato di interesse pubblico, ritenendo tale motivo coincidente con il nastro che sorregge l’onorificenza dei Cavalieri del Lavoro.

Successivamente, la Corte di Appello di Genova, ha invece riconosciuto la indiscussa natura di marchi celebri dei due motivi in questione, attribuendogli dunque una forza distintiva, e ha inoltre accordato tutela al marchio della casa di moda inglese in ogni variante di colore, e ciò in virtù della avvenuta registrazione anche per la versione in bianco e nero.

Quanto al preuso, i giudici della Corte di Appello genovese hanno riconosciuto come la notorietà del marchio “check” della casa di moda inglese, almeno nei suoi colori caratteristici, risalisse circa al 1920, rendendo dunque di fatto illegittimo ogni eventuale preuso da parte dei contraffattori, rispetto alla prima registrazione italiana del marchio risalente al 1986.

Infine, rispetto al nastro recante l’accostamento di colori verde-rosso-verde, i giudici genovesi hanno escluso che i nastri sequestrati alla società contraffattrice potessero essere destinati a rifornire l’ordine dei Cavalieri del Lavoro.

I Giudici di Legittimità hanno dunque confermato nel merito la decisione di appello, respingendo le tesi difensive sostenute in entrambi i ricorsi. La Corte di Cassazione, oltre a riconoscere i marchi delle due case di moda quali marchi celebri, ha inoltre ribadito che la tutela penale dei marchi celebri si estenda ad ogni categoria di prodotto, qualora la sua imitazione rischi di provocare inganno tra i consumatori e quindi ledere la fede pubblica. Nella sentenza la Corte sottolinea inoltre l’irrilevanza del presunto preuso di un segno riproducente il motivo “check” nel settore delle bomboniere, ritenendo che tale preuso sia comunque anticipato dalla notorietà del segno della casa di moda inglese, oltre a non essere stato provato.

In altre parole, ciò che rileva per la Cassazione è “la capacità del disegno, della forma o del modello ornamentale di rappresentare un “segno distintivo”, la cui contraffazione pone in pericolo il bene della fede pubblica“.

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