Nuova decisione del TUE: la forma di un orsacchiotto è registrabile come marchio per prodotti di gioielleria

Con la recente sentenza T-591/21, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) si è pronunciato sul caso Apart sp. z o.o. contro EUIPO – S. Tous, SL. Il TUE ha ritenuto che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione del marchio oggetto di causa ex art. 7 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (“EUTMR“), e ha pertanto concluso che la forma di un orsacchiotto è registrabile come marchio per prodotti di gioielleria.

La vicenda ha riguardato due brand di gioielli, ovvero S. Tous, SL (“Tous“) e Apart sp. z o.o. (“Apart“). Nel 2022, Tous ha presentato domanda di registrazione per il marchio figurativo europeo n. 8127128, raffigurante la sagoma di un orsacchiotto. Il 26 gennaio 2010, il marchio è stato registrato anche per i prodotti di gioielleria compresi nella classe 14.

Successivamente, nel 2017, Apart ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio di Tous, sostenendo i) la mancanza di distintività, in violazione dell’art. 7, par. 1(b) EUTMR, ed inoltre ii) che il segno registrato consiste esclusivamente in una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto recante tale marchio, in violazione dell’art. 7, par. 1(e)(iii) EUTMR.

Nel 2019 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità avanzata da Apart, la quale nel 2020 ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, che è stato ugualmente respinto dalla commissione di ricorso. Apart ha pertanto proposto appello dinanzi al TUE adducendo una pluralità di motivi a sostegno della propria domanda di nullità del marchio. Tuttavia, il TUE ha nuovamente respinto l’appello.

Si espongono brevemente di seguito i principali motivi dedotti dalla ricorrente al fine di fondare la domanda di annullamento e le relative conclusioni del TUE.

1. Sulla distintività del marchio – art. 7, par. 1(b) EUTMR.

La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver rinvenuto il carattere distintivo del marchio oggetto di causa, sostenendo – al contrario – l’assenza di distintività del marchio consistente nella forma di un orsacchiotto, che pertanto dovrebbe essere escluso dalla registrazione, ai sensi dell’art. 7, par. 1(b) EUTMR, secondo cui “Sono esclusi dalla registrazione: […] (b) i marchi privi di carattere distintivo; […]“. Affinché un marchio possieda carattere distintivo, esso deve servire a identificare i prodotti per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da una determinata impresa, e quindi a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese.

Al fine di valutare la sussistenza del carattere distintivo, il TUE ha analizzato come il segno in questione viene percepito dal pubblico dei consumatori, ritenendo che il marchio contestato non viene immediatamente percepito come la sagoma di un orsacchiotto e riconoscendo pertanto che i prodotti di gioielleria possono assumere la forma di un orsacchiotto. In sede di ricorso, la commissione di ricorso aveva applicato la giurisprudenza europea sui segni consistenti nella forma di un prodotto, indipendentemente dalla loro natura bidimensionale o tridimensionale. Secondo questa giurisprudenza, la percezione del pubblico è diversa nel caso di un marchio bidimensionale/tridimensionale consistente nella forma del prodotto stesso, rispetto al caso di un marchio verbale o figurativo consistente in un segno non collegato all’aspetto del prodotto. In particolare, la commissione osservava che i consumatori non sono soliti associare il brand ai prodotti in base alla loro forma. Tuttavia, è chiaro che più il segno somiglia alla forma che il prodotto in questione assumerà, maggiore è la probabilità che il segno sia considerato privo di carattere distintivo.

Solamente un marchio che si discosta significativamente dagli usi di settore e che quindi svolge la sua funzione essenziale di indicarne l’origine, può essere considerato dotato di carattere distintivo.

Sul punto il TUE ha osservato che il mero fatto che i prodotti di gioielleria possano assumere la forma di un orsacchiotto non è sufficiente per sostenere che il marchio contestato consiste in una rappresentazione bidimensionale della forma dei prodotti in questione. Ciò, infatti, precluderebbe qualsiasi ulteriore utilizzo del segno come marchio figurativo, ad esempio, sulle confezioni o le etichette al fine di consentire ai consumatori di identificare l’origine commerciale dei prodotti.

Secondo il TUE, dunque, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che il marchio in questione è un marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale dei prodotti in questione. Tuttavia, a tale errore di valutazione non fa seguito l’annullamento della decisione della commissione di ricorso, poiché anche secondo il TUE è corretto concludere che il marchio contestato sia dotato carattere distintivo.

Infatti, secondo il TUE, il marchio oggetto di causa può essere inteso come la rappresentazione della sagoma di un orsacchiotto ma anche come una figura di fantasia. Pertanto, il segno non sarà necessariamente percepito da tutti i consumatori come sagoma di un orsacchiotto. Inoltre, secondo il TUE, la forma dell’orsacchiotto risulta priva di alcuna connessione con i prodotti di gioielleria.

In sede di valutazione circa la sussistenza del carattere di distintività, il TUE ha dunque stabilito che “il marchio controverso è registrato per articoli di gioielleria, tra i quali generalmente figurano prodotti quali anelli, orecchini, collane o bracciali, e che tali prodotti rappresentano il risultato di un processo creativo. Il loro aspetto e la loro stilizzazione possono variare notevolmente sul mercato. […], indipendentemente dalla questione se il segno controverso sarà percepito come un orsacchiotto o come una figura di fantasia, esso non ha alcun nesso con gli articoli di gioielleria“. In ogni caso, ha precisato il TUE, “anche se è vero che i gioielli possono assumere forme diverse, tra cui quella degli animali, non è dimostrato che il pubblico di riferimento associ il motivo di un orso a oggetti come quelli sopra citati. Va precisato che la forma di un orsacchiotto riguarda una categoria diversa di prodotti, vale a dire i giocattoli per bambini, e che essa non può essere associata dai consumatori ai gioielli“.

2. Sul valore sostanziale dei prodotti – art. 7, par. 1(e)(iii) EUTMR.

La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio controverso svolge una funzione meramente estetica, senza indicare l’origine del prodotto. Essa sostiene che la forma dell’orsacchiotto aumenta significativamente il valore del prodotto e che tale forma svolge un ruolo decisivo nella decisione dei consumatori di acquistare gioielli, che tengono conto del suo significato. Sul punto, Apart richiama l’art. 7, par. 1(e)(iii) EUTMR, ai sensi del quale “Sono esclusi dalla registrazione: […] e) i segni costituiti esclusivamente: […] iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; […]“. ll motivo alla base di tale limitazione è quello di impedire la concessione di un monopolio su tali forme.

Sul punto il TUE ha ritenuto che il marchio contestato non rappresenti un segno che consiste esclusivamente nella forma dei prodotti. Richiamando la propria precedente argomentazione in merito alla valutazione del carattere distintivo, il TUE ha precisato che i prodotti di gioielleria non hanno la forma di un orsacchiotto. Pertanto, ha concluso che il marchio contestato non consiste in un segno che rappresenta esclusivamente la forma di tali prodotti, bensì consiste in un segno non correlato all’aspetto dei prodotti su cui viene apposto.

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