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L’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA) prevede, all’articolo 33(10), l’obbligo per le parti di informare la Corte ogni qualvolta sia pendente dinnanzi all’EPO un procedimento di revoca, limitazione od opposizione, ovvero una richiesta di esame accelerato aventi ad oggetto il medesimo brevetto di cui si discute innanzi all’UPC.

In tali casi, è facoltà della Corte sospendere il procedimento, a condizione che si possa ragionevolmente ritenere che la decisione dell’EPO venga emessa in tempi rapidi.

Alla disposizione in parola si affianca la Rule 295, lettera a), delle Rules of Procedure, che estende la facoltà di sospendere il procedimento anche ai casi in cui sia contemporaneamente pendente un giudizio avente ad oggetto il medesimo titolo avanti un organo nazionale.

Sull’interpretazione dei presupposti affinché le predette norme possano trovare applicazione, lo scorso 20 novembre è intervenuta una decisione della divisione centrale di Monaco (procedimento n. UPC_CFI 80/2023).

Quest’ultima è stata investita di un giudizio relativo alla validità di un brevetto europeo, parallelamente oggetto di un procedimento di opposizione dinnanzi all’EPO fondato sulle medesime ragioni dedotte avanti la Corte. L’attore ha in particolare promosso l’azione di nullità in ragione dell’interesse a lanciare sul mercato un proprio prodotto.

In virtù della coesistenza dei due procedimenti, la parte convenuta nel giudizio innanzi all’UPC ha depositato un’istanza di sospensione del procedimento; pertanto, la Corte ha avuto occasione di fornire un’interpretazione dei presupposti applicativi delle menzionate disposizioni. Secondo quanto affermato dalla parte che ha depositato l’istanza, la decisione della divisione di opposizione dell’EPO è attesa per il 4 marzo 2024, all’esito dell’udienza di discussione orale; si tratterebbe dunque, a suo avviso, di un lasso di tempo compatibile con l’esigenza di rapidità richiesta affinché il procedimento innanzi all’UPC possa essere sospeso. La parte ha al contempo precisato che qualora tale decisione dovesse essere appellata, la decisione del Board of Appeal dell’EPO potrebbe ragionevolmente intervenire a metà del 2028. Inoltre, ha affermato che per concludere la fase di sperimentazioni cliniche occorreranno all’attore all’incirca tredici anni; pertanto, anche in ragione di ciò, ha ritenuto che la sospensione del procedimento dinnanzi all’UPC sarebbe efficiente dal punto di vista processuale per entrambe le parti.

A tale richiesta si è tuttavia opposta la controparte, la quale ha insistito per la prosecuzione del giudizio innanzi all’UPC tanto in ragione del suo più ampio oggetto rispetto al giudizio innanzi all’EPO, quanto in ragione del fatto che una decisione significativa (“meaningful decision”) del Board of Appeal dell’EPO potrà essere emessa verosimilmente non prima del 2028 e, dunque, in tempi non sufficientemente rapidi da giustificare la sospensione del procedimento.

Quest’ultima argomentazione non ha tuttavia persuaso la Corte, che ha ritenuto non necessario attendere l’eventuale decisione di appello, ritenendo invece sufficiente ai fini dell’applicazione dell’articolo 33(10) dell’Accordo qualsiasi tipo di decisione, anche non definitiva.

Inoltre, la Corte ha chiarito che nell’esercizio del proprio potere discrezionale occorre valutare le circostanze del singolo caso e prendere in considerazione gli interessi di ambedue le parti che, ove confliggenti, devono essere soppesati. Ciò, nel rispetto anche dei principi di proporzionalità, flessibilità ed equità previsti nelle Rules of Procedure.

In applicazione dei criteri così descritti, la Corte ha nel caso di specie ritenuto prevalente l’interesse dell’attore rispetto a quello del titolare del brevetto, e rigettato di conseguenza la richiesta di sospensione proposta da quest’ultimo.

Inoltre, secondo la Corte, il lancio del medicinale da parte dell’attore richiede numerosi investimenti nel corso del tempo, ed è pertanto ragionevole cercare di ottenere in tempi brevi sufficiente certezza in merito alla possibilità di operare commercialmente.

Infine, benché sia in linea di principio corretto considerare che le due decisioni potrebbero avere esito differente, la Corte ha ritenuto che sospendere il procedimento sulla base di tale esclusivo motivo, allo stato, sarebbe sproporzionato rispetto al fine perseguito.

Ad ogni modo, la Corte si è anche resa disponibile a contattare l’EPO al fine di richiedere la pubblicazione della decisione prima del 24 maggio 2024, dunque un mese prima dell’udienza di discussione fissata nel procedimento dinnanzi ad essa. Nel caso però ciò non fosse possibile, la Corte prenderà invece in considerazione la possibilità di posticipare tale udienza a dopo la pubblicazione della decisione da parte dell’EPO.

In conclusione, l’approccio adottato dalla divisione centrale di Monaco riflette un effettivo impegno a perseguire i principi sanciti dalle Rules of Procedure e a bilanciare con particolare attenzione i rispettivi interessi delle parti.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Inosservanza di un provvedimento: l’UPC delinea i criteri di determinazione della penale (e non solo)”.

Autrici: Camila Francesca Crisci e Claudia Galatioto

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