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Il 18 ottobre scorso, l’UPC ha ingiunto per la prima volta il pagamento di una penale per l’inosservanza di un provvedimento cautelare precedentemente emesso.

Oltre a chiarire i criteri per la quantificazione della sanzione, la Corte si è espressa anche circa i contorni della nozione di offerta al pubblico di un prodotto.

In data 22 giugno 2023, in seguito al ricorso presentato lo stesso giorno da myStromer AG, contitolare di un brevetto rivendicante una “struttura di combinazione di telaio della bicicletta e mozzo a motore” (EP2546134), la divisione locale di Düsseldorf aveva emesso un provvedimento cautelare di inibitoria e sequestro inaudita altera parte avente ad oggetto un modello di bicicletta elettrica commercializzato dalla società Revolt Zycling AG. L’ordinanza era assistita da una penale – fino ad € 250.000 – per ogni ulteriore violazione.

Il provvedimento era stato notificato alla resistente il giorno seguente, durante la fiera “Eurobike 2023” svoltasi a Francoforte.

Successivamente, myStromer AG ha nuovamente adito la divisione locale di Düsseldorf, dolendosi del fatto che la controparte non avrebbe correttamente adempiuto all’ordine di inibitoria e chiedendo, ai sensi dell’art. 82 UPCA e 354 Rules of Procedure, di condannare la società al pagamento di una penale.

In particolare, nonostante l’ordinanza fosse stata notificata alla resistente intorno alle 15.30, quest’ultima avrebbe rimosso le biciclette oggetto dell’inibitoria – ancorché prontamente private della struttura rivendicata dal brevetto – soltanto in serata, e avrebbe atteso il giorno successivo per eliminare un post Instagram mediante il quale veniva pubblicizzata la possibilità di prenotare una prova delle biciclette. Inoltre, la società avrebbe nelle settimane successive consegnato a un negozio in Germania una bicicletta affinché venisse esposta in occasione di un evento promozionale, e indirizzato ai propri rivenditori una lettera con cui confermava la possibilità di proseguire la commercializzazione delle biciclette.

Fatta eccezione per l’invio della lettera ai rivenditori – riferita invero alle sole vendite in Belgio, ove il brevetto non aveva effetti -, la Corte ha ravvisato nelle condotte di Revolt Zycling AG una violazione del precedente provvedimento e conseguentemente ingiunto alla stessa il pagamento di una somma di € 26.000. Di questi, € 25.000 sono stati imputati alla consegna della bicicletta al rivenditore tedesco, € 1.000 all’intempestiva rimozione dei prodotti dallo stand fieristico ed € 500 alla tardiva rimozione del post di Instagram.

Quanto ai criteri per la determinazione della penale, oltre a rammentare il principio di proporzionalità rispetto all’importanza della decisione da eseguire (cfr. Art. 82(4) UPCA), la Corte ha evidenziato che possono assumere rilievo la natura, l’entità e la durata della violazione, il grado di colpevolezza del suo autore, il vantaggio che quest’ultimo ha tratto dalla condotta e la pericolosità degli atti pregressi e futuri per il titolare del diritto. Ciò, attesa anche la duplice funzione – deterrente e sanzionatoria – della penale.

Non da ultimo, l’UPC ha fornito anche alcuni chiarimenti in ordine alla nozione di offerta in vendita e ai presupposti affinché questa possa dirsi illecita a mente dell’Art. 25 UPCA.

Al riguardo, da un lato la Corte ha statuito che anche l’esposizione di un prodotto può costituire un’offerta, dovendosi come tale intendersi qualsiasi atto preparatorio volto a consentire o a promuovere la conclusione di una successiva transazione. Dall’altro, i giudici hanno rilevato che non è sempre necessario che tutte le caratteristiche rivendicate siano mostrate nel prodotto in concreto pubblicizzato ove, considerando oggettivamente le circostanze del caso, si possa presumere che il prodotto mostrato corrisponda a quanto oggetto del brevetto. In applicazione di quest’ultimo principio, e non avendo peraltro la resistente neanche allegato che le biciclette esposte potessero essere configurate diversamente, la Corte ha concluso che le stesse – ancorché in seguito alla notifica dell’ordinanza private del meccanismo interferente con il brevetto in questione – fossero inevitabilmente destinate ad essere completate, prima di essere vendute, con il meccanismo oggetto della vertenza.

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