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Il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato negativamente in merito alla richiesta di registrazione come marchio europeo il segno figurativo “Estrella De Castilla”.

Chi non ha mai accompagnato un gustoso panino ai salumi con una buona birra?

Se, come cantava un celebre artista nostrano, la felicità è un bicchiere di vino con un panino, anche accompagnarlo con una buona birra fresca appare altrettanto invitante.

Questo accostamento tra birre e alimenti è risultato, però, meno piacevole per un’azienda spagnola che aspirava a registrare come marchio europeo il segno figurativo “Estrella De Castilla” per prosciutto, carne, estratti di carni e prodotti di salumeria nella Classe 29 e servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di questi beni nella Classe 35, ma la cui richiesta non ha incontrato il favore degli organi competenti.

Rifiutata inizialmente dalla Divisione Opposizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”), la domanda di registrazione per il segno in questione è stata poi negata sia dalla Quarta Commissione di Ricorso che dal Tribunale dell’Unione Europea che, con sentenza del 22 ottobre 2023, ha confermato l’esistenza di un collegamento tra il segno proposto e il marchio anteriore “Estrella Galicia”, ritenuto quest’ultimo un marchio rinomato per birre nella Classe 32.

In primo luogo, la Divisione Opposizione ha stabilito che il titolare del marchio “Estrella Galicia” aveva presentato prove adeguate a dimostrare un uso prolungato e intensivo del marchio, attestando così un’ampia reputazione tra i consumatori spagnoli nel settore birraio. Questa notorietà in Spagna è stata considerata sufficiente per riconoscere la protezione del marchio anteriore ai sensi dell’art. 8(5) RMUE, essendo la Spagna uno Stato membro e, quindi, una parte sostanziale del territorio dell’Unione Europea.

I marchi in questione sono stati giudicati simili a un livello medio visivamente, foneticamente e concettualmente, principalmente per via del termine “Estrella” in entrambi, mentre gli elementi “Galicia” e “De Castilla”, indicando origini geografiche, sono stati ritenuti di minore importanza.

È stato, poi, riconosciuto sussistente un chiaro collegamento tra i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto e i prodotti rivendicati dal marchio anteriore, dovuto al fatto che questi sono commercializzati nello stesso settore, quello alimentare, e consumati o acquistati negli stessi esercizi.

Pertanto, la Divisione di Opposizione ha concluso che il marchio “Estrella De Castilla” avrebbe tratto ingiusto vantaggio dalla reputazione e dall’immagine di “Estrella Galicia”, beneficiando degli sforzi impiegati dal marchio anteriore per costruire la sua notorietà e ottenendo così un indebito vantaggio competitivo rispetto ai prodotti dei concorrenti.

Successivamente, la Quarta Commissione di Ricorso ha confermato la decisione ribadendo che i prodotti e servizi designati nelle classi 29 e 35 condividono una prossimità commerciale evidente con le birre della classe 32.

È stato anche chiarito che il titolare di un marchio notorio, in un procedimento di opposizione, non è tenuto a dimostrare l’effettiva realizzazione di un vantaggio indebito per chi richiede il marchio contestato. È sufficiente evidenziare il pericolo di “free riding”, cioè il rischio che il marchio del richiedente possa beneficiare della reputazione e del carattere distintivo del marchio notorio, “cavalcando” gli sforzi dell’opponente nella promozione del suo marchio e nella costruzione del relativo avviamento, senza corrispondere alcun compenso.

Adito il Tribunale dell’Unione Europea, questo ha confermato le conclusioni della Commissione di Ricorso, riconoscendo la rinomanza del marchio “Estrella Galicia” per birre e l’indiscutibile vicinanza tra queste e i prodotti designati dal segno contestato.

È stato, inoltre, sottolineato che non vi era una giusta causa per l’utilizzo del segno contestato “Estrella De Castilla”, come sostenuto dalla parte ricorrente. In particolare, è stato precisato che il fatto che il termine “ESTRELLA” sia molto comune e frequentemente utilizzato a causa del suo significato (stella, in italiano), non attenua il suo carattere distintivo in relazione ai prodotti contraddistinti e non consente di dimostrare l’esistenza di una giusta causa in grado di legittimare l’uso del segno contestato da parte della Ricorrente.

Il caso in esame evidenzia, quindi, la tutela specifica e rafforzata di cui godono i marchi notori, ai sensi degli articoli 8(5) e 9(2)(c) del Regolamento (UE) 2017/1001 (“RMUE”).

Questi marchi conferiscono, infatti, ai loro titolari il diritto esclusivo di opporsi alla registrazione o all’uso di marchi identici o simili per beni o servizi anche non correlati. Si tratta della cosiddetta tutela extra-merceologica, progettata per prevenire la diluizione del marchio anteriore (pregiudizio al carattere distintivo), proteggere la sua reputazione ed evitare che il marchio contestato possa ottenere un indebito vantaggio dal marchio anteriore.

Tuttavia, come emerso nel caso in esame, è importante sottolineare la necessità, non esplicitamente prevista nell’art. 8(5) RMUE ma consolidata in giurisprudenza, che il titolare del marchio notorio dimostri che il pubblico di riferimento stabilirà un’associazione o un collegamento tra i segni in conflitto.

Alla luce dei requisiti fondamentali e imprescindibili per la registrazione di un marchio – novità, distintività e liceità– casi come quello qui analizzato dimostrano l’indispensabilità di condurre accurate ricerche di anteriorità. Queste, non solo mirano a garantire che il segno distintivo proposto sia privo di sovrapposizioni con marchi preesistenti nella medesima categoria di beni o servizi, ma anche a prevenire potenziali sovrapposizioni con marchi notori, riconosciuti dalla maggior parte dei consumatori.

Pertanto, l’esame da parte di esperti del diritto della proprietà intellettuale, dotati di conoscenza del mercato e di un’acuta percezione delle sue dinamiche, si rivela di fondamentale importanza, potendo così rilevare anticipatamente eventuali conflitti e minimizzare i rischi di opposizioni legali o di contenziosi per violazione di marchi già registrati.

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