Quale e quanta documentazione è quindi necessaria a riprova della rinomanza di un marchio anteriore in un eventuale procedimento innanzi all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale?
Come ampiamente ribadito più volte dalla costante giurisprudenza e nelle prassi nazionale e comunitaria, quando un marchio registrato si riferisce ad una persona fisica o a un fatto rinomato, non gode in automatico di una rinomanza intrinseca. La rinomanza, infatti, implica necessariamente una soglia di conoscenza che deve essere raggiunta ed oltrepassata da una parte significativa del pubblico per essere definita tale.
Nei procedimenti instaurati in ambito europeo, tale istituto trova applicazione nell’articolo 8, paragrafo 5, Regolamento Marchio dell’Unione europea (RMUE), da non confondere con il carattere distintivo accresciuto di un marchio in seguito all’uso che trova applicazione nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE nell’ambito della valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
In una recente decisione, l’EUIPO si è pronunciata favorevolmente sulla documentazione prodotta a sostegno della rinomanza di una famiglia di marchi in un procedimento di opposizione instaurato da un volto noto del mondo della musica rap nei confronti di un segno che riproduceva quasi integralmente il nome dell’artista.
Background
In data 10 dicembre 2019, la richiedente depositava la domanda di registrazione di marchio denominativo presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), in relazione a prodotti e servizi nelle classi 9, 25, 35, 38 e 41.
A seguito della pubblicazione della domanda, in data 4 maggio 2020, l’opponente presentava opposizione innanzi all’EUIPO ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5 del RMUE, reputando che, oltre ad ingenerare un rischio di confusione nella mente del consumatore, l’uso del segno opposto senza giusta causa poteva arrecare un pregiudizio o un indebito vantaggio a scapito dei marchi anteriori.
Contestualmente al deposito delle osservazioni a sostegno dell’opposizione, l’opponente presentava le prove a sostegno della rinomanza dei marchi anteriori azionati.
La documentazione prodotta riguardava informazioni relative alla carriera musicale dell’opponente, alle classifiche dei brani, ai dischi venduti, all’organizzazione dei concerti, alla vendita del merchandising, alla partecipazione dell’opponente in numerosi film e programmi televisivi andati in onda nell’Unione europea, alla creazione di applicazioni software scaricabili, ad articoli di giornale, ai riconoscimenti vinti nel corso degli anni e alla forte presenza nei vari social.
Decisione dell’EUIPO sulla rinomanza di un marchio anteriore
Recepite le osservazioni di entrambe le parti ed esaminata tutta la documentazione prodotta, in data 17 novembre 2022 l’EUIPO ha emesso la propria decisione sulla comparazione dei segni in esame e dei prodotti e servizi rispettivamente rivendicati e sulla rinomanza dei marchi anteriori, confermando quanto sostenuto dall’opponente e rigettando nella sua interezza la domanda di marchio opposta.
Nello specifico, l’esaminatore investito dal caso ha, tra le altre cose, evidenziato quanto segue:
- le prove presentate dall’opponente sono sufficienti a dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento per tutti i prodotti e servizi rivendicati;
- la richiedente non ha provato di avere una giusta causa per utilizzare il marchio contestato;
- la documentazione prodotta conferma la notorietà dei marchi anteriori;
- sebbene non siano state fornite prove quantitative dirette relativamente alle quote di mercato o al riconoscimento pubblico del segno in questione, i numerosi rimandi alla notorietà dell’opponente contenuti nei documenti forniscono sufficienti indicazioni indirette della conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento;
- dal momento che l’industria dell’intrattenimento oggi non è limitata da confini fisici grazie all’immensa crescita dei canali di distribuzione online della musica, le prove relative ai riconoscimenti a livello mondiale delle attività professionali dell’opponente possono essere prese in considerazione nella presente valutazione;
- la notorietà dell’opponente presso il grande pubblico è stata alimentata anche da altre attività a latere, come le apparizioni nei film e nei programmi televisivi, l’offerta di diverse applicazioni scaricabili su Google Play e App Store e la creazione di un proprio marchio di abbigliamento;
- l’uso di piattaforme streaming/vendita on-line e di social media ha un impatto significativo al giorno d’oggi nell’aumentare l’awareness e la rinomanza di un marchio ed è una strategia comune adottata dagli artisti, in particolare quelli che si rivolgono ai giovani consumatori, tra i quali l’uso di queste piattaforme è notevole. Il potenziale di marketing e pubblicità di queste piattaforme di social media, grazie al loro potere immediato e di ampia portata, è un fatto noto. Pertanto, la forte presenza dell’opponente su tutte queste piattaforme, accessibili anche dall’Unione Europea, nonché l’elevato numero di followers e download, contribuiscono in modo significativo al riconoscimento dei segni anteriori presso il pubblico di riferimento;
- l’insieme delle prove presentate dall’opponente dimostra chiaramente che quest’ultimo ha compiuto sforzi considerevoli utilizzando e promuovendo intensamente i marchi anteriori per un periodo di tempo prolungato in tutto il mondo, inclusa l’Unione europea e che i dischi e gli album, così come le performance di intrattenimento dell’opponente, sono ampiamente conosciuti su scala internazionale all’interno e all’esterno dell’Unione Europea;
- tenuto conto di tutti fattori rilevanti, in particolare la notorietà dei marchi anteriori, la somiglianza complessiva con il segno contestato e, soprattutto, tenuto conto del fatto che il segno contestato riproduce integralmente l’elemento verbale iniziale dei marchi rinomati dell’opponente, si deve concludere che i consumatori di riferimento saranno suscettibili di associarlo ai marchi anteriori, stabilendo un “collegamento” mentale tra i segni in relazione ai prodotti e servizi contestati nelle classi 9, 25, 35, 38 e 41;
- è probabile che il marchio contestato benefici indebitamente del potere di attrazione dei marchi anteriori e degli sforzi di marketing compiuti dall’opponente per creare e mantenere la sua immagine. Il vantaggio economico, quindi, consisterebbe nello sfruttamento degli sforzi compiuti dall’opponente per affermare la reputazione e l’immagine dei propri marchi anteriore, senza pagare alcun compenso in cambio; pertanto
- vi è una probabilità di parassitismo che l’opponente ha debitamente provato, presentando una serie di argomentazioni atte a comprovare che un vantaggio sleale sarebbe effettivamente probabile nel corso ordinario degli eventi.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d’Opposizione ha riconosciuto un elevato grado di rinomanza dei marchi anteriori e, di conseguenza, concluso che il marchio contestato può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.
Le argomentazioni dell’opponente sono state, pertanto, accolte e la domanda rigettata nella sua interezza.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Tribunale UE sui limiti della malafede nell’uso di un marchio del passato”.
Autore: Maria Rita Cormaci
