Con decisione del 4 maggio 2026 (R 1744/2025-1), la Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’Opponente, annullando la decisione della Divisione di Opposizione che aveva respinto l’opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio figurativo europea “ACASA LUXURY STAY”. Il principio affermato è chiaro: la conversione tempestiva del MUE dichiarato nullo in marchi nazionali consente la prosecuzione del procedimento di opposizione sulla base dei nuovi titoli nazionali, e la Divisione di Opposizione deve tenerne conto.
I fatti
Nel giugno 2022, la Richiedente, una società italiana, ha depositato il marchio figurativo «ACASA LUXURY STAY» per servizi di alloggio temporaneo, prenotazione e ristorazione nella classe 43. L’Opponente, una società svizzera, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), RMUE, fondandola sul proprio marchio denominativo dell’Unione europea «ACASA» (n. 7 587 165), registrato nel 2011 per servizi alberghieri e di alloggio nella classe 43. Nel maggio 2023 il procedimento è stato sospeso in pendenza di un’azione di nullità relativa al marchio anteriore. Con sentenza dello stesso mese, successivamente confermata dalla Corte di Giustizia nel novembre 2023, il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato nullo il marchio anteriore per difetto di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), RMC, con riferimento al territorio italiano.
A seguito di tale pronuncia, l’Opponente ha richiesto la conversione del MUE in marchi nazionali. L’Ufficio ha accolto la richiesta per Austria, Germania e Portogallo, escludendo invece l’Italia. I marchi austriaco (n. 327 684) e tedesco (n. 302 024 007 567) sono stati registrati nel luglio 2024 e l’Opponente ha quindi formalmente comunicato all’Ufficio la volontà di proseguire l’opposizione sulla base dei diritti nazionali risultanti dalla conversione. Ciononostante, nell’agosto 2025 la Divisione di Opposizione ha respinto l’opposizione sul presupposto della cessazione del diritto anteriore, senza svolgere alcuna valutazione in merito all’avvenuta conversione.
In sede di ricorso avviato dall’Opponente, la Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO ha poi annullato la decisione della Divisione di Opposizione che aveva respinto l’opposizione a valle della dichiarazione di nullità della base europea.
Le questioni giuridiche rilevanti
La questione centrale riguarda l’interazione tra l’istituto della conversione del MUE (art. 139 RMUE) e la prosecuzione dei procedimenti di opposizione pendenti. La Commissione richiama un principio già affermato nella decisione R 1313/2006-G, cardiva/cardima, secondo cui, qualora il MUE posto a fondamento di un’opposizione venga meno, i marchi nazionali risultanti dalla sua conversione possono subentrare quale nuovo fondamento dell’opposizione stessa. In altri termini, le registrazioni nazionali derivanti dalla conversione di una domanda di marchio europea o di un MUE possono costituire la base del procedimento originariamente fondato su tale domanda o registrazione.
A tal fine, è necessario che la conversione sia richiesta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione che priva il MUE dei suoi effetti, come previsto dall’art. 139, par. 6, RMUE. Nel caso di specie, tale termine era stato rispettato; i marchi nazionali erano stati regolarmente registrati e l’Opponente aveva formalmente chiesto la prosecuzione del procedimento sulla base delle registrazioni austriaca e tedesca. Ignorando tali circostanze, la Divisione di Opposizione è incorsa in un errore sostanziale, tale da giustificare anche il rimborso della tassa di ricorso ai sensi dell’art. 33 RDMUE.
Conclusioni
La decisione riveste particolare interesse poiché mette in luce i profili di interazione tra gli istituti della conversione e dell’opposizione, richiamando implicitamente alcune accortezze operative di rilievo strategico. In caso di annullamento del MUE posto a fondamento di un’opposizione, infatti, previa verifica delle condizioni giuridiche, l’opponente ha facoltà di richiedere la conversione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione. A tale operazione dovrebbe poi seguire la richiesta di proseguire il procedimento di opposizione all’Ufficio sulla base dei marchi nazionali risultanti dalla conversione. Il mancato esame dei titoli così ottenuti da parte della Divisione di Opposizione costituisce una violazione sostanziale che legittima sia l’annullamento della decisione sia il rimborso della tassa di ricorso.
Autrice: Tamara D’Angeli
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