Con decisione del 16 aprile 2026, all’esito di una vertenza che ha visto contrapposti operatori di primo piano nel settore degli pneumatici, la Divisione Locale di Parigi dell’UPC ha fornito alcuni chiarimenti in merito al valore probatorio delle dichiarazioni tecniche rese dalle parti, al requisito della novità dell’invenzione, nonché al numero delle c.d. auxiliary requests che possono essere proposte dalla parte che intenda limitare un proprio brevetto.
Il procedimento era stato promosso da una società francese, che lamentava la violazione di un brevetto avente ad oggetto un battistrada di pneumatico a superficie variabile. Costituendosi in giudizio, le società convenute, appartenenti a un medesimo gruppo, hanno proposto domanda riconvenzionale di nullità del titolo, deducendo il difetto di novità e di attività inventiva alla luce di diversi documenti di arte nota, tra cui in particolare un brevetto di una concorrente giapponese.
A sostegno delle rispettive posizioni sulla rilevanza del brevetto giapponese, le parti hanno depositato dichiarazioni giurate rese da propri dipendenti o ex dipendenti, coinvolti nello sviluppo degli pneumatici all’epoca della concessione del brevetto oggetto del giudizio. Quanto al loro valore probatorio, il Tribunale ha chiarito che tali dichiarazioni, qualificabili come witness affidavits, pur non essendo equiparabili a relazioni peritali di terzi indipendenti, possono costituire fonti rilevanti di informazione tecnica ai fini della decisione.
Quanto alla validità del brevetto, la Corte ha ribadito che un’invenzione è priva di novità qualora tutte le caratteristiche rivendicate risultino, per la persona esperta del ramo, direttamente e univocamente desumibili da un unico documento appartenente allo stato della tecnica. Inoltre, qualora l’invenzione rivendicata dal brevetto sia definita esclusivamente da caratteristiche strutturali, non è necessario che l’anteriorità persegua il medesimo effetto tecnico, essendo invece sufficiente la coincidenza delle caratteristiche costruttive.
Applicando tali principi, la Divisione parigina ha attribuito rilievo decisivo al brevetto giapponese, ritenuto idoneo a divulgare tutte le caratteristiche oggetto della rivendicazione indipendente del brevetto dell’attrice.
Infine, prima di esaminare nel merito le quattordici auxiliary requests dell’attrice, volte a limitare il brevetto azionato, la Corte si è soffermata sulla ragionevolezza del loro numero, presupposto di ammissibilità previsto dalla Rule 30.1(c) RoP. A questo proposito, durante la interim conference, la giudice istruttrice aveva invitato la titolare del brevetto a ridurre le richieste ausiliarie, evidentemente ritenute eccessive. Tuttavia, avendole l’attrice in seguito presentate in forma tabellare, la Corte le ha infine considerate tutte ammissibili giacché organizzate in modo efficiente. Nel merito, le limitazioni proposte sono comunque risultate inidonee a superare le censure in punto di carenza di novità.
