Modifica del Codice della Proprietà Industriale: novità sui brevetti

Con il Decreto 119/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico modifica il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (cpi) introducendo novità sui brevetti.

A partire dal 9 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto n. 119/2021 (il “Decreto”), recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (il “Regolamento”), di attuazione del codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Come si è avuto modo di vedere in riferimento alla normativa sui marchi (disponibile qui), il Decreto introduce importanti modifiche al Regolamento, che interessano anche la sfera brevettuale. In particolare, vale anche in questa sede quanto si è detto in merito alle modalità di presentazione di domande di registrazione: l’art. 1 del provvedimento in esame stabilisce che le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, così come le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni, debbano ora essere redatte in conformità a moduli, disponibili presso lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell’apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione. Esse devono inoltre recare la firma del richiedente o del suo mandatario e, nel caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell’interesse di altri è tenuto specificare tale sua qualità. Al deposito in formato cartaceo delle domande nazionali, come anche al deposito telematico e alle modalità di trasmissione, si applica il nuovo articolo 1, comma 2-bis da cui si evince che in ogni caso la redazione dei suddetti moduli deve contenere l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare dell’UIBM.

Rilevante è anche la nuova disposizione dell’art. 24-bis, intitolata “Istanza di limitazione” e introdotta dall’art. 17 del Decreto, che si riferisce in modo unitario sia all’ipotesi di declaratoria di nullità parziale che a quella di vera e propria limitazione giudiziale con riformulazione delle rivendicazioni. Esse prevede che il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall’articolo 76 comma 2 cpi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, debba informare “tempestivamente” l’UIBM allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza, così come copia di quest’ultima, per la pubblicazione sul Bollettino di cui all’articolo 189 cpi. Tuttavia, la disposizione non pone un chiaro termine per questo adempimento, né tantomeno prevede sanzioni per la sua omissione.

Parimenti significativo in ambito brevettuale è l’art. 24 del Decreto, che contiene la modifica dell’art. 33 sull’accesso ai fascicoli delle domande e dei titoli. Il nuovo comma 1 non contempla più la possibilità per il richiedente di chiederne la riservatezza e ne consente quindi sempre l’accesso ai terzi “purché non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa”. In ogni caso, il diritto di accesso non comprende le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l’irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice”.

Inoltre, il Decreto interviene anche in tema di trascrizione, integrando l’art. 40 del Regolamento tramite l’aggiunta di un comma 7-bis. In particolare, relativamente alla trascrizione della licenza, esso stabilisce che la dichiarazione di avvenuta concessione presentata per la trascrizione in luogo del contratto “indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l’intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza”.

All’art. 31 del Decreto si introduce invece una modifica alla riserva di deposito dell’art. 42 del Regolamento, attraverso l’aggiunta del comma 2-bis. Secondo la nuova formulazione, in caso di mancata presentazione, nel termine previsto dalla stessa norma al comma 1, dei documenti di cui ci si fosse riservato il deposito dopo la presentazione della domanda, l’UIBM procederà ai sensi dell’articolo 173, comma 7 cpi (e cioè alla richiesta di osservazioni al richiedente prima del rigetto definitivo della domanda), qualora si tratti di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Diversamente, l’UIBM comunicherà la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.

Infine, riveste particolare importanza anche in questa sede l’art. 34 del Decreto, avente ad oggetto l’art. 47 del Regolamento, il quale fa riferimento alle modalità di deposito dell’opposizione e della documentazione successiva. Come già rilevato, l’atto di opposizione, da indirizzarsi direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell’UIBM, è redatto in conformità al modulo predisposto ed è inviato direttamente all’UIBM in duplice copia, di cui l’originale in regola con l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 225 cpi, ovvero in tre copie “se depositato presso il medesimo Ufficio”, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La norma specifica poi che, nel caso in cui l’atto di opposizione sia depositato direttamente presso l’UIBM o tramite altri servizi di spedizione diversi dal servizio postale, la data di ricevimento attestata dall’UIBM sarà considerata data di deposito dell’opposizione. Diversamente, qualora l’atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell’UIBM mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall’ufficio postale sarà considerata data di deposito della raccomandata o del plico. Da ultimo, i commi 4 e 5 stabiliscono rispettivamente la possibilità di deposito dell’atto di opposizione per via telematica e che ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell’atto di opposizione deve essere inviata con tale modalità direttamente ed esclusivamente all’UIBM. Si precisa inoltre che la traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all’articolo 176, comma 4, lettera a) cpi, deve essere inoltrata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale.

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